L'enregistrement d'un nom caractérise-t-il la poursuite d’actes de contrefaçon ?
Condamnée en 1999 pour l’usage de marques Maxi, la société Spacetel a pourtant enregistré maxi.fr en 2003. Elle a été une nouvelle fois condamnée, l’enregistrement et l’utilisation de maxi.fr caractérisant la poursuite d’actes de contrefaçon pour lesquels le registrant a déjà été condamné.
LES FAITS
Le 12 janvier 1999, le TGI de Paris condamnait monsieur X. et la société Spacetel pour le dépôt et l’usage de plusieurs marques "Maxi" contrefaisant par reproduction les marques de la société Heinrich Bauer.
Le jugement prononçait la nullité des marques contrefaisantes dans la limite des produits et services visés à l’enregistrement, interdisant par la même à la société Spacetel de poursuivre leur exploitation.
Les parties condamnées enregistrent "maxi.fr" …
Les parties condamnées s’autorisèrent 4 ans plus tard à enregistrer le nom de domaine maxi.fr, estimant qu’ils n’enfreignaient pas le jugement prononcé en 1999.
…et font l’objet d’une nouvelle condamnation
Dans un arrêt du 21 novembre 2003, la Cour d'appel de Paris jugeait que l'usage par les parties condamnées du nom de domaine maxi.fr constituait une infraction à l'interdiction prononcée en première instance. La cour justifiait ainsi que le nom de domaine litigieux soit retiré.
La cour de cassation confirme la poursuite d’actes de contrefaçon
L’affaire ayant été portant à la connaissance de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la haute cour s’interroge et confirme que l’enregistrement et l’utilisation de tel nom de domaine étaient bien de nature à caractériser la poursuite d’actes de contrefaçon pour lesquels le registrant avait déjà été condamné.
LE COMMENTAIRE
À première vue, cette solution mériterait d’être saluée puisqu’elle ambitionne de sanctionner la poursuite d’actes de contrefaçon, autrement dit, un comportement réitéré bien qu’illicite [1].
Une solution imprécise
Pourtant, nous objecterons que la solution adoptée manque de justesse dans l’application du principe de spécialité.
Le professeur Manara souligne judicieusement que le jugement de première instance n’avait prononcé qu’une nullité partielle des marques contrefaisantes, dans la limite de certains produits et services de sorte que l’on pourrait se demander s’il n’aurait pas été plus opportun de procéder non pas au retrait du nom de domaine mais à celui des pages présentant l’offre de ces produits et services [2].
Nous ne pouvons qu’abonder dans le sens de cette proposition qui se veut plus prudente et plus juste que la solution adoptée.
Une 2eme condamnation plus large que la 1ere
La condamnation qui sanctionne la poursuite d’actes de contrefaçon doit être considérée comme l’accessoire de celle qui a sanctionné les premiers actes de contrefaçon, la condamnation principale. Par conséquent, la seconde condamnation, accessoire, ne saurait être plus large [3].
En l’espèce, la condamnation principale consistait dans l’annulation partielle des marques contrefaisantes "Maxi". Ces marques demeuraient valables pour certains produits et services, que Spacetel pouvait donc, en théorie, promouvoir sur un site Internet désigné par le nom de domaine maxi.fr.
En admettant purement et simplement la nécessité de retirer ce nom de domaine, la cour interdit à Spacetel de l’exploiter en relation avec les produits et services pour lesquels la marque reste néanmoins valable. Elle donne ainsi plus d’importance à la condamnation accessoire qu’à la condamnation principale puisque le retrait du nom de domaine porte naturellement sur l’ensemble des produits et services.
Cette solution n’est pas la plus opportune. Le contentieux qui avait porté sur le nom de domaine nomad.fr peut illustrer l’opportunité d’une option moins radicale.
L’affaire nomad.fr: une condamnation moins radicale
Bouygues Telecom, propriétaire de marques "Nomad", faisait grief à la société Nomad d’avoir subitement modifié son site à l’adresse nomad.fr pour le consacrer aux services de téléphonie mobile en retenant les mêmes teintes que celles qu’elle utilise pour commercialiser ses produits et services sous ses marques "Nomad".
Le tribunal de grande instance de Paris avait refusé d’ordonner la radiation du nom de domaine nomad.fr au motif d’une part, que ce qui était incriminé était non pas l’existence même du site Internet mais son évolution récente, et, d’autre part, que l’exploitation de ce site pour promouvoir le matériel multimédia en matière de langues n’était pas préjudiciable à Bouygues Telecom.
En définitive, le tribunal avait jugé qu’ "en présentant son site Nomad dans la même gamme de couleurs que celle utilisée par la demanderesse pour la commercialisation sous les marques Nomad de ses services et produits de télécommunication et en consacrant ce site à la présentation de tels produits et services, la société Nomad [avait] commis des actes de concurrence déloyale" [4].
Par la suite, le juge de l’exécution avait constaté qu’en ayant modifié la couleur de son site la société Nomad avait bien exécuté le jugement [5].
CONCLUSION
En définitive, il peut-être opportun de procéder à une analyse approfondie du site Internet pour envisager trois solutions alternatives ou cumulatives selon les circonstances :
le retrait, voire la radiation du nom de domaine ;
la suppression, des pages Internet, de toute référence aux produits et services litigieux ;
d’une manière plus générale, tout autre modification utile des pages Internet.
De telles solutions ne doivent pas nécessairement être le fruit d’une procédure judiciaire. Le cas échéant, elles présenteront le mérite de prévenir ou d’éviter celles-ci au moyen d’outils conventionnels (négociation, médiation, voire compromis).
POUR ALLER PLUS LOIN
[1] Pour un exemple d’enregistrement abusif de nom de domaine caractérisant la poursuite d’actes de contrefaçon, voir TGI Paris, 7 juin 2006.
[2] C. Manara, Nom de domaine exploité postérieurement à l’annulation d’une marque identique, D. 2006, p. 3053.
[3] « plus lourde », dit monsieur Manara. que la condamnation principale.
[4] TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 5 avril 2002.
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