Long Island Wine Country - un nom défié par une marque
La logique commerciale qui sous-tend le développement d’Internet a entraîné l’apparition de nombreux litiges ayant pour objet l’usurpation de marques par des noms de domaine. Les cas de noms de domaine défiés par l’enregistrement postérieur d’une marque sont plus rares.
Un litige de cette nature est récemment apparu outre-atlantique autour de la dénomination Long Island Wine Country, suite à l’enregistrement de cette expression comme marque de services par le Long Island Wine Council en 2002. Alors même que la société nIdea Corporation, basée au Colorado, possédait et exploitait le nom de domaine longislandwinecountry.com depuis 1999.
Une marque qui menace la pérennité d'une entreprise
Selon un article paru dans la revue new-yorkaise en ligne mynewsday.com [1], les parties sont pourtant en bons termes jusqu’à l’enregistrement de la marque. Le business reprenant ses droits, nIdea est alors invitée à payer une licence pour l’utilisation de la dénomination. Il lui est également demandé la rétrocession du nom de domaine sans contrepartie juste et équitable ("without fair and equitable remuneration"). Elle refuse et, malgré plusieurs tentatives de négociation, aucune solution amiable ne peut être trouvée. La société nIdea se voit donc dans l’obligation d’agir pour assurer sa pérennité commerciale mais sa marge de manœuvre est étroite.
A l’évidence, il lui est tout d’abord difficile de trouver un quelconque caractère frauduleux à l’enregistrement de la marque Long Island Wine Country par le Long Island Wine Council.
Des droits issus d'une exploitation commerciale
Elle a la possibilité de revendiquer des droits sur une marque de services non-enregistrée ("common law service mark"). Aux Etats-Unis en effet, comme dans tous les systèmes issus de la common law anglaise, les droits en matière de marques ne naissent pas avec l’enregistrement d’un signe mais avec son utilisation commerciale. L’enregistrement est bien sûr possible mais subordonné, soit à l’usage préalable du signe dans le commerce, soit à la production, lors du dépôt de la requête, d’une déclaration d’intention d’utilisation de la marque ("intent to use") dans les six mois. Il est cependant intéressant car créateur de droits supplémentaires. Une marque enregistrée au niveau fédéral se voit notamment protégée sur l’intégralité du territoire américain, même dans les endroits où elle n’est pas utilisée.
Au contraire, la protection d’une marque de common law est circonscrite à la zone où celle-ci a développé du goodwill [2] ("zone of actual goodwill") et, selon la jurisprudence, aux zones adjacentes ("zone of potential goodwill"). Or, s’il était relativement aisé d’identifier la zone de goodwill d’une marque dans le contexte du commerce traditionnel, les choses se sont compliquées avec l’avènement d’Internet d’autant que la jurisprudence en matière de goodwill des marques sur le Web est rare.
Une dénomination peu distinctive
L’action en revendication n’aurait donc offert que des perspectives incertaines à la société nIdea sans compter que la dénomination Long Island Wine Country, utilisée pour la promotion de cette région et de ses vins, souffre d’un manque évident de distinctivité.
Et c’est précisément en invoquant, de manière assez classique, ce défaut de caractère distinctif que la société demanderesse agit aujourd’hui en annulation de la marque ("petition for cancellation") auprès de l’USPTO (United States Patents and Trademarks Office). Selon nIdea en effet, la dénomination litigieuse se contenterait de décrire les services proposés par le Long Island Wine Council au lieu de les distinguer de ceux d’éventuels concurrents. Elle serait donc générique et ne pourrait, à ce titre, être enregistrée comme marque aux Etats-Unis.
Pour une fois, un titulaire de nom de domaine récompensé
L’affaire est actuellement rendue devant le Trademark Trial and Appeal Board de l’USPTO. Ses développements mériteront d’être suivis avec intérêt. En effet, après toutes ces années de lutte contre le cybersquatting qui ont permis à de nombreux propriétaires de marques de récupérer leurs noms de domaine usurpés, il y aurait aujourd’hui, pour une rare fois, un côté rafraîchissant à voir le titulaire de droits sur un nom de domaine récompensé pour son apparente bonne foi.
Commentaires :
[1] Jamie Herzlich, Uncorked: "Wine Country" Feud, mynewsday.com, 17 déc 2003.
[2] Principe de Common Law que l’on traduirait, au sens strict, par le terme achalandage. Il s’agit en quelque sorte de la bonne réputation, la bonne image d’une marque ou d’un acteur commercial auprès de sa clientèle.
• Un nom antérieur à une marque Exploité depuis 1999, le nom de domaine est aujourd'hui menacé par une marque déposée en 2002 • Common Law Aux USA, les droits sur une marque naissent de son utilisation, pas de son enregistrement • Les rôles inversés Pour une fois, c'est un titulaire de nom qui semble de bonne foi face à un propriétaire de marque
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