Annulation de marque et transfert de nom de domaine
Le dépôt de la marque "Foot Africa le mensuel du football africain" a constitué un acte de contrefaçon à la marque "Foot Africa". Il a entraîné l’annulation de la marque mais aussi le transfert du nom footafrica.org propriété du défendeur.
LES FAITS
Le demandeur, Guillaume X., est propriétaire de la marque verbale "Foot Africa" déposée le 13 juin 2003 pour désigner divers produits et services des classes 16, 35, 39 et 41 de la classification internationale, dont notamment les journaux et prospectus, la publicité en ligne, la diffusion d'annonces publicitaires, la distribution de journaux, les activités sportives et culturelles, la réservation de places de spectacles ou encore la publication électronique de périodiques en ligne.
Le premier défendeur, André Z., a déposé le 29 juillet 2004 la marque semi-figurative "Foot Africa le mensuel du football africain" pour désigner des produits et services similaires ou identiques dans les classes 16, 38 et 41.
Le second défendeur, la société Sense Media International exploite un magazine intitulé "Foot Africa" pour l’exploitation duquel Alexandre A. a réservé le nom de domaine footafrica.org.
Guillaume X. a assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, André Z., Alexandre A. et la société Sense Media International aux fins de voir dire qu’ils ont commis des actes de contrefaçon de sa marque. Il sollicite l'annulation de la marque "Foot Africa le mensuel du football africain" en ce qu'elle désigne les produits et services similaires ou identiques à sa marque "Foot Africa". Il exige également le transfert du nom de domaine footafrica.org. Il est intéressant de noter que les défendeurs n'ont pas comparu.
Par jugement du 15 novembre 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à ses demandes [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO
Si la majorité des contentieux en matière de marques concernent des atteintes aux droits détenus par des personnes morales [2], il y a certaines situations où le demandeur n’est pas une personne morale mais une personne physique qui souhaite faire valoir ses droits devant les juridictions. Telle était la situation dans le cas rapporté.
En l’espèce, le principe d’antériorité a bénéficié au demandeur qui a obtenu l’annulation de la marque postérieure du défendeur (I) et le transfert à son profit du nom de domaine footafrica.org (II).
I – L’annulation de la marque "Foot Africa le mensuel du football africain"
L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité, pour le titulaire d’un droit antérieur, de demander la nullité d’une marque qui ne répond pas aux conditions d’enregistrement posées par la loi. Toutefois, pour obtenir satisfaction sur ce fondement, le demandeur ne doit pas avoir toléré pendant cinq ans l’exploitation de la marque litigieuse.
En l’espèce, la marque "Foot Africa le mensuel du football africain" a été déposée un peu plus d’un an après le dépôt de la marque "Foot Africa" de sorte que Guillaume X., titulaire de cette dernière, avait bien agi dans le délai imparti.
Mais auparavant, il importait de rapporter l’identité ou la similarité non seulement des signes en concurrence, "Foot Africa" et "Foot Africa le mensuel du football africain", mais également celles des produits et/ou services visés dans les actes d’enregistrement respectifs des deux marques.
Or après analyse de l’ensemble de ces éléments, les juges devaient conclure à l’existence d’une imitation de la marque "Foot Africa" susceptible de générer un risque de confusion au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et, par conséquent, retenir la contrefaçon.
La mesure d’annulation est donc parfaitement justifiée puisque le dépôt, en 2004, de la marque litigieuse "Foot Africa le mensuel du football africain" est contraire aux prescriptions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, cet article prohibant le dépôt de marques portant atteinte à une marque antérieure (comme à tout autre signe distinctif, par exemple, un nom de domaine).
II - Le transfert du nom de domaine footafrica.org
Outre l’annulation de la marque "Foot Africa le mensuel du football africain", le demandeur a obtenu le transfert du nom de domaine footafrica.org.
A priori, la mesure ordonnée est cohérente. Les défendeurs n’ayant aucun droit sur la marque "Foot Africa", il paraît difficile d’imaginer le nom de domaine footafrica.org entre leurs mains. En effet, l’exploitation de ce nom de domaine pour désigner un périodique consacré au football africain devait nécessairement constituer une contrefaçon de la marque "Foot Africa".
Remarquons néanmoins que le jugement rapporté ne mentionne pas la date d’enregistrement du nom de domaine, de telle sorte que nous pourrions imaginer qu’il soit antérieur au dépôt de la marque "Foot Africa" du demandeur, ce qui renverserait l’ensemble de la décision, le nom de domaine constituant une antériorité au sens de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Ce cas appelle à nouveau l'attention sur la nécessité, avant tout dépôt de marque ou enregistrement de nom de domaine, de faire réaliser une recherche d'antériorité.
[2] Ce qui est particulièrement fréquent en matière de cybersquatting, sauf les cas d’enregistrements abusifs de noms de domaine reproduisant les noms de personnalités (la celebrity squatting).
• L'annulation d'une marque peut être demandée en justice si son dépôt contrevient aux conditions légales du Code de la propriété intellectuelle.
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