La déchéance d’une marque pour défaut d’usage sérieux est un moyen de défense que le titulaire d’un nom de domaine assigné en contrefaçon peut soulever, mais encore faut-il apporter la preuve d’un tel défaut d’usage.
LES FAITS
La société Radio Nostalgie est propriétaire de la marque "Nostalgie" déposée le 14 mars 1995, renouvelée le 28 avril 2005, notamment dans les classes 38 et 41 pour désigner la "transmission de messages", la "diffusion de programmes radiophonique et de télévision", "les services de télévision et radiophoniques" et les "divertissements radiophoniques ou par télévision".
En 2005, elle a découvert que Antonio X. exploitait le nom de domaine nostalgietv.net, enregistré en 2002, pour y présenter un site Internet dédié à la télévision française. Y voyant une contrefaçon de sa marque, elle l’a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Pour contester l’existence de la contrefaçon de marque alléguée, Antonio X. soulevait la déchéance de cette dernière pour l’ensemble des produits et services.
Dans un jugement du 26 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté le moyen tiré de la déchéance et constaté la notoriété de la marque opposée. Il a ensuite ordonné le transfert du nom de domaine et condamné le défendeur à 10.000 euros de dommages et intérêts.
LE COMMENTAIRE DE DOMAINE INFOS
La demande de déchéance pour défaut d’usage sérieux formulée par le défendeur (I) a été logiquement écartée, la preuve de cet usage sérieux ayant été rapporté notamment par l’exploitation d’actifs immatériels propres à l’Internet (II).
La demande de déchéance pour défaut d’usage sérieux
Plusieurs moyens de défense peuvent légitimement être soulevés par le titulaire d’un nom de domaine assigné pour contrefaçon de marque. Les plus fréquents sont l’antériorité du nom de domaine sur la marque, l’absence de distinctivité de cette dernière ou sa déchéance.
Quant à cette dernière, elle peut intervenir pour deux raisons.
La première cause de déchéance consiste dans l’absence d’usage sérieux de la marque pendant une durée ininterrompue de cinq ans (art. L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle).
La deuxième cause de déchéance résulte dans la dégénérescence de la marque qui, du fait de son propriétaire, est devenue la désignation usuelle dans le commerce ou propre à induire en erreur (art. L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle).
En l’occurrence, le défendeur qui se voyait opposer la marque "Nostalgie" en avait soulevé la déchéance totale, c’est-à-dire pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne.
Cette demande reconventionnelle fut immédiatement écartée par les juges qui, sur le fondement de l’article 70 du nouveau Code de procédure civile, ont considéré que « le demandeur n'oppos[ait] que certains produits et services [et que] dans ces conditions la déchéance ne [pouvait] être examinée que pour ces produits et services à l'exclusion des autres figurant à l'enregistrement ».
Concrètement, la société demanderesse n’ayant opposé au défendeur que les classes 38 et 41, seules ces classes pouvaient encourir la déchéance.
La preuve de l’usage sérieux
La demande de déchéance pour usage sérieux de la marque "Nostalgie" n’était pas sérieuse et ne pouvait en aucun cas prospérer.
Pour le démontrer, la société Radio Nostalgie a notamment produit un relevé médiamétrie la créditant d’une audience cumulée de 8,6 % sur deux mois et correspondant à quatre millions d'auditeurs.
Par ailleurs, il peut être intéressant de noter que la preuve de l’usage sérieux de la marque "Nostalgie" est également apportée par l’exploitation du nom de domaine nostalgie.fr à propos duquel il est précisé qu’il existe "un chat" sous titré "discuter avec vos amis en direct", ce qui correspond au service enregistré de la marque intitulée "transmission de messages".
En outre, la similitude intellectuelle entre la marque "Nostalgie" et le nom de domaine litigieux nostalgietv.net était renforcée par l’existence, sur le site nostalgie.fr, d’une rubrique intitulée "Nostalgie, côté télé! Toujours plus d'animateurs pour vous faire coucou".
A la lumière de ces éléments, le Tribunal de grande instance a refusé de prononcer la déchéance de la marque "Nostalgie" et constaté la contrefaçon de celle-ci sur le fondement de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Si, dans un contentieux opposant une marque et un autre signe distinctif, le défendeur à l’action en contrefaçon (en l’occurrence, le titulaire d’un nom de domaine contrefaisant) bénéficie de certains moyens de défense parmi lesquels la déchéance pour défaut d’usage sérieux, encore faut-il s’assurer de l’absence d’un tel usage, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce !
• La demande de déchéance de la marque Moyen de défense soulevé par le titulaire d'un nom de domaine assigné devant un triunal pour contrefaçon de marque. • Une déchéance pour défaut d'usage sérieux Une marque encourt la déchéance s'il n'en est pas faitun usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. • Déchéance partielle ou totale ? Le défendeur à l'action en contrefaçon ne peut demander la déchéance de la marque que pour les produits et services opposés dans l'assignation.
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