Dans une décision UDRP concernant le nom de domaine gruvr.com, l'expert a rappelé qu'en droit américain, la protection du nom de domaine à titre de marque ne s'acquiert que par la démonstration d'un usage commercial antérieur.
LES FAITS
La société Groovr Inc., qui fournit des services d'information musicale ainsi que des services de mise en relation entre les abonnés, est propriétaire de deux marques américaines "Groovr" et "Get your groovr on !". déposées le 8 janvier 2007, enregistrées le 18 septembre 2007 et dont les premières utilisations sont revendiquées au 3 janvier 2007. Elle est également titulaire, depuis le 11 avril 2006, du nom de domaine groovr.com pour lequel elle revendique une antériorité d'usage remontant au 6 décembre 2006.
La société Active Interactive, Inc. a enregistré le nom de domaine gruvr.com le 3 décembre 2006 qu'elle a commencé à exploiter le 5 décembre suivant pour présenter des informations sur des concerts.
Estimant que le nom de domaine gruvr.com portait atteinte aux droits qu'elle détient sur ses marques et son nom de domaine, la société Groovr Inc. a déclenché une procédure UDRP devant le National Arbitration Forum (NAF) à l'encontre de Active Interactive Inc. afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.
Le 18 décembre 2007, l'expert unique désigné par le NAF a rendu une décision de rejet [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINES INFO
Nous savons que le transfert d'un nom de domaine décidé à l'issue d'une procédure UDRP suppose la réunion de plusieurs conditions, à savoir i) la démonstration d'un droit antérieur, ii) l'existence d'un risque de confusion, iii) l'absence de droit ou intérêt légitime du titulaire du nom de domaine sur celui-ci et iv) sa mauvaise foi à l'occasion de l'enregistrement et de l'utilisation.
La réunion de ces conditions amène à qualifier le titulaire du nom de domaine de cybersquatteur.
En l'occurrence, il n'était pas nécessaire, selon l'expert, de porter l'analyse au-delà de la première condition. En effet, après avoir brièvement rappelé les règles du droit américain des marques (I), il a conclu que la société demanderesse, contrairement à ce qu'elle prétendait, ne disposait pas de droit antérieur (II).
I - Rappel du droit américain des marques
Le droit américain des marques devait s'appliquer en l'espèce, la société demanderesse opposant au nom de domaine disputé deux marques fédérales enregistrées. Par ailleurs, cette solution s'imposait compte tenu de la nationalité des parties qui ont toutes deux leur siège social en Californie.
L'expert rappelle ainsi les règles fondamentales qui régissent le droit des marques aux Etats-Unis pour dire que peuvent constituer des droits antérieurs tant les marques enregistrées que des marques non enregistrées ayant, par l'usage, acquis une distinctivité suffisante.
Il poursuit en démontrant que la règle est appliquée en UDRP et, se référant à des décisions antérieures [2], précise que si la naissance des droits du requérant est postérieure à la création du nom de domaine, il n'a aucun fondement pour en revendiquer le transfert.
II - L'absence de droits antérieurs
L'expert s'étonne que la requérante allègue, pour la première utilisation de la dénomination "groovr", deux dates différentes : le 6 décembre 2006 pour le nom de domaine et le 3 janvier 2007 pour la première utilisation de ses marques enregistrées. Il reproche d'ailleurs à la société Groovr Inc. de ne fournir aucune explication quant à ce décalage.
Mais en tout état de cause, il fallait bien relever que chacune des deux dates ainsi opposées est postérieure au 3 décembre 2006, date de création du nom de domaine gruvr.com.
S'agissant plus précisément du nom de domaine de la demanderesse, groovr.com, créé le 11 avril 2006 et utilisé pour la première fois le 6 décembre 2006, l'expert précise qu'en common law,la naissance de droits de marque sur un nom de domaine est concomitante à sa première utilisation dans le commerce.
Cela revient à dire que la protection accordée à titre de marque à un nom de domaine ne s'acquiert qu'à partir de sa première utilisation dans le commerce. La solution n'est pas si différente du droit français qui conditionne également la protection d'un nom de domaine à son utilisation antérieure, à cette seule différence que le nom de domaine ne bénéficie pas des dispositions relatives à la marque, mais relève de la concurrence déloyale.
En définitive, l'expert considère que la demanderesse ne dispose d'aucun droit antérieur, ce qui rend inutile la démonstration des autres conditions nécessaires à l'obtention du transfert du nom de domaine.
• La protection du nom de domaine en tant que marque common law Outre l'antériorité nécessaire à sa protection, le nom de domaine doit être utilisé de façon commerciale et avoir acquis une certaine distinctivité pour les produits et les services qu'il désigne.
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