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En 1996 et 1997, Xentral enregistrait pagesjaunes.com et pagesjaunes.net. En 2000, Pages Jaunes engageait une bataille juridique qui allait apporter une remarquable contribution au droit des marques et des noms de domaine. DomainesInfo.fr revient sur cette affaire dans un dossier spécial en trois parties.
Compte tenu de la complexité de l'affaire rapportée, il nous paraît utile, pour en assurer une bonne compréhension, d'en dresser préalablement une chronologie indicative.
Celle-ci fera apparaître qu'entre le milieu de l'année 2000 et le début de l'année 2008, trois types de procédures ont été engagées par les litigants :
la première est une procédure UDRP conduite devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI engagée par la société France Telecom (devenue Pages Jaunes SA) contre le titulaire des noms de domaine pagesjaunes.com et pagesjaunes.net (I) ;
la seconde est une procédure judiciaire menée devant le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel de Paris à l'initiative de la société Prodis (qui fait suite à la société Les Pages Jaunes Francophones, étant précisé que Prodis sera elle-même succédée par la société Xentral) (II) ;
la troisième, menée devant les autorités communautaires (l'Office d'Harmonisation pour le Marché Intérieur ou OHMI et le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes ou TPICE) concerne la question de l'enregistrement de la marque "Pagesjaunes.com" par Xentral (III).
Chronologie indicative
9 avril 1996 : Les Pages Jaunes Francophones (France Online ou Maximum Telecom Services), société de droit américain basée en Californie, enregistre le nom de domaine pagesjaunes.com.
25 avril 1997 : cette même société enregistre pagesjaunes.net.
24 mai 2000 : France Telecom, société de droit français, dépose une plainte UDRP devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI contre Les Pages Jaunes Francophones afin d’obtenir le transfert à son profit des deux noms de domaine pagesjaunes.com et pagesjaunes.net.
21 août 2000 : une commission administrative composée de trois membres rend une décision de rejet [1].
21 septembre 2000 : Les Pages Jaunes Francophones, devenues Prodis Inc., présente une demande d’enregistrement de marque communautaire devant l’OHMI sur le signe pagesjaunes.com et désigne la classe 16.
26 septembre 2000 : Prodis Inc. assigne la société France Telecom devant le Tribunal de grande instance de Paris (puis la Société Pages Jaunes SA le 20 avril 2001).
14 octobre 2002 : la demande d’enregistrement de marque communautaire de Prodis Inc., acceptée, est publiée au Bulletin des Marques Communautaires.
6 janvier 2003 : France Telecom, devenue Pages Jaunes SA, forme une opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement, par Prodis Inc., de la marque communautaire "pagesjaunes.com".
14 mai 2003 : jugement du Tribunal de grande instance de Paris, favorable à Pages Jaunes SA et contre lequel Prodis Inc. interjette appel [2].
30 mars 2005 : arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Paris [3].
28 avril 2005 : la division d’opposition de l’OHMI accueille la demande de Pages Jaunes SA.
16 juin 2005 : Prodis Inc. forme un recours contre cette dernière décision devant l’OHMI.
15 février 2006 : la première chambre de recours de l’OHMI rejette le recours de Prodis Inc [4].
La demande d’enregistrement de la marque communautaire "pagesjaunes.com" est transférée à la société Xentral LLC.
11 mai 2006 : Xentral forme un recours contre la décision de l’OHMI devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE).
13 décembre 2007 : le TPICE rejette le recours de Xentral [5].
I - La décision OMPI D2000-0489
Il n’est pas inintéressant de noter que, pour ce litige opposant un plaignant français à un défendeur américain, la commission administrative, présidée par un suisse, était en outre composée d’un expert français et d’un expert américain.
Trois éléments méritent d’être rapportés : d’abord sur le terrain de la condition relative au droit ou à l’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine ; ensuite, sur le terrain de sa bonne ou mauvaise foi ; enfin, sur le caractère non abusif de la procédure.
A/ Un intérêt légitime laissé à l’appréciation du juge ordinaire
S’agissant du droit ou de l’intérêt légitime, la commission a rejeté l’idée selon laquelle l’enregistrement défensif d’un nom de domaine pour garantir son antériorité ne pourrait pas constituer un droit ou intérêt légitime au sens des principes UDRP.
La commission a d'ailleurs relevé que telle était la solution adoptée alors par la jurisprudence suisse et qu’en tout état de cause, les textes régissant la procédure UDRP ne leur permettaient pas de chercher précisément l’état des droits positifs français et américain sur cette question délicate. Il était préférable, selon eux, que les parties s’en remettent au juge ordinaire compétent.
B/ Le caractère descriptif de l’élément verbal "Pages Jaunes"
La commission administrative a d’abord rappelé qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la validité des marques "Pages Jaunes".
Cependant, appelée à apprécier les droits et intérêts légitimes ainsi que la bonne ou mauvaise foi du défendeur, cette incompétence ne devait pas l’empêcher de prononcer son avis sur le niveau de distinctivité des marques opposées aux noms de domaine litigieux.
Or, pour la commission, l’élément verbal "Pages Jaunes" est clairement descriptif pour désigner des annuaires. A partir de là, se plaçant du côté du public internaute, elle a retenu la conclusion selon laquelle la concurrence de sociétés éditrices d’annuaires professionnels ne peut que servir l’intérêt public et bénéficier aux internautes.
C/ Pas de tentative de recapture illicite des noms de domaine
Les Pages Jaunes Francophones, société défenderesse dans cette procédure UDRP, a tenté de faire valoir que la procédure initiée par France Telecom était abusive. Autrement dit, dans le jargon "udrpéen", la société française aurait tenté de recapturer illicitement, comprendre "de mauvaise foi", les noms de domaine objets du litige.
Sur ce terrain, la société américaine n’obtient pas gain de cause, la commission administrative étant même allée jusqu’à indiquer que la demanderesse, malheureuse en UDRP, pourrait obtenir satisfaction devant les juridictions françaises.
Malgré ce petit écueil, la décision UDRP restait favorable à la défenderesse, la société Pages Jaunes Francophones.
Elle semble même lui avoir donné des ailes. En effet, immédiatement après le prononcé de cette décision, elle entreprit de conforter les droits qu’elle estime détenir sur la dénomination "Pages Jaunes" de deux manières. D’abord, elle a déposé, dès le 21 septembre 2000, une demande d’enregistrement de marque communautaire "Pagesjaunes.com" auprès de l’Office d’Harmonisation pour le Marché Intérieur (OHMI) et, quelques jours plus tard, le 26 septembre, elle assignait France Telecom devant le Tribunal de grande instance de Paris.
C’est cette procédure devant les juridictions parisiennes que nous présenterons dans la deuxième partie de notre dossier le 2 avril prochain.
Pour aller plus loin :
[1] OMPI, D2000-0489, France Telecom v Les pages jaunes francophones, August 21, 2000.
[2] TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 14 mai 2003 : DI Cah. Jurid., jurispr. ; Legalis.net.
[3] CA Paris, 4ème ch., sect. A, 30 mars 2005 : DI Cah. Jurid., jurispr. ; Foruminternet.org.
[4] Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 février 2006 (affaire R 708/2005 1).
[5] TPICE, 13 décembre 2007, Xentral LLC c. OHMI, aff. T 134/06 : JCP E n° 51, 19 Décembre 2007, act. 641 ; L. Idot, Marque communautaire : quelques développements sur les noms de domaine, Europe n° 2, Février 2008, comm. 66.
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• La composition de la commission administrative
Pour un litige opposant une société française à une société américaine, la commission administrative, composée d'un français et d'un américain, était présidée par un suisse.
• Enregistrement défensif et intérêt légitime
L’enregistrement défensif d’un nom de domaine pour garantir son antériorité peut constituer un droit ou intérêt légitime au sens des principes UDRP.
• Compétence de la commission administrative au regard de la validité de la marque
Bien qu'incompétente pour se prononcer sur la validité de la marque, la commission considère néanmoins qu'il est dans ses attributions de porter une appréciation sur son niveau de distinctivité.
• L'absence de tentative de recapture illicite des noms de domaine
La commission estime que la société française n'a pas introduit l'UDRP de mauvaise foi et considère même que son initiative pourrait propspérer devant les juridictions judiciaires.
• Lire le dossier complet
http://www.domainesinfo.fr/dossier/42/l-affaire-pages-jaunes.php
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