En 1996 et 1997, Xentral enregistrait pagesjaunes.com et pagesjaunes.net. En 2000, Pages Jaunes engageait une bataille juridique qui allait apporter une remarquable contribution au droit des marques et des noms de domaine. Domaines.Info revient sur cette affaire dans un dossier spécial en trois parties.
La chronologie indicative que nous avons dressée dans la première partie de ce dossier a fait apparaître qu'entre le milieu de l'année 2000 et le début de l'année 2008, trois types de procédures ont été engagées par les litigants :
Enfin la troisième, menée devant les autorités communautaires (l'Office d'Harmonisation pour le Marché Intérieur ou OHMI et le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes ou TPICE) concerne la question de l'enregistrement de la marque "Pagesjaunes.com" par Xentral (III)
.
C'est cette dernière procédure que nous examinerons dans cette troisième et dernière partie.
III - Les procédures devant les autorités communautaires
Afin de conforter les droits qu'elle considère pouvoir disposer sur le vocable "Pages Jaunes", la société Prodis/Xentral a déposé auprès de l'OHMI une demande d'enregistrement de marque communautaire reproduisant à l'identique le nom de domaine dont elle est titulaire, à savoir "pagesjaunes.com" et désignant les produits de la classe 16 (imprimés, journaux, périodiques, annuaires).
Conformément au règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, la procédure s'est déroulée devant l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) (A) avant que l'affaire ne soit portée devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes qui, par un arrêt du 13 décembre 2007, a refusé d'admettre l'enregistrement de la marque "Pagesjaunes.com" (B). Il peut être intéressant de lire cet arrêt à la lumière de celui rendu en 2006 par la même juridiction dans l'affaire Weisse Seiten ("Pages Blanches" en allemand) (C).
A/ La procédure devant l'OHMI
Il faut remarquer que dans un premier temps l'examinateur de l'OHMI avait estimé que le signe verbal demandé, "pagesjaunes.com", "n’était pas susceptible d’être admis à l’enregistrement (…) car dépourvu de caractère distinctif". Et l'examinateur de préciser que "ce signe sera perçu par le public concerné comme l’adresse électronique de l’un quelconque des entrepreneurs commercialisant des annuaires professionnels". On appellera l'attention sur le fait que l'examinateur avait fondé sa décision sur l'article 7, paragraphe 1, sous d) du règlement communautaire, lequel prévoit, comme motif absolu justifiant le refus d'un enregistrement, le fait que la marque demandée soit composée "exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce".
La publication de la demande d'enregistrement de la marque communautaire et son opposition
La société Prodis/Xentral a formé un recours contre cette décision pour, finalement, parvenir à faire accepter sa demande d'enregistrement à des fins de publication au Bulletin des marques communautaires.
Sans surprise, la société Pages Jaunes SA a formé opposition en exposant :
sa dénomination sociale ;
son nom commercial ;
une marque française complexe "Les Pages Jaunes" désignant notamment les produits de la classe 16, étant précisé que la marque ainsi opposée était différente de celles qui venaient à l'appui de la société France Télécom (à l'époque) dans la procédure UDRP (lesquelles dataient de 1977 et de 1997). Cette précision est importante car Prodis/Xentral avait, devant le juge parisien, soulevé la nullité des marques de 1977, argument auquel la Cour d'appel de Paris avait répondu en disant que "la validité d’une marque doit s’apprécier à la date de son dépôt et au regard des textes applicables à cette date, c’est-à-dire la loi du 31 décembre 1964", ce qui peut prêter à discussion.
La décision de la division d'opposition accueillant l'opposition de Pages Jaunes SA
La division d'opposition a accueilli l'opposition de la société Pages Jaunes SA sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1 sous b) du règlement n° 40/94 ("motifs relatifs de refus") qui est libellé en ces termes :
"Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement (…) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure".
La division d'opposition appuyait également cette décision sur la notoriété de la marque antérieure de la société Pages Jaunes SA.
Le recours de Prodis/Xentral devant la chambre de recours
La société Prodis/Xentral a contesté la décision de la division d'opposition devant la première chambre de recours de l'OHMI. Elle faisait valoir l'antériorité du nom de domaine pagesjaunes.com (1996) sur la marque opposée (1999) et l'absence de distinctivité de cette dernière.
Cette argumentation n'a pas convaincue la chambre de recours de l'OHMI qui a adopté une décision de rejet pour les raisons suivantes :
- l'éventuel droit antérieur de Prodis/Xentral sur le nom de domaine pagesjaunes.com doit être ignoré ;
- il n'appartient pas à l'OHMI de prononcer la nullité des marques nationales ;
- la société Prodis/Xentral n'a pas démontré l'absence de distinctivité de la marque opposée, l'expression "Pages Jaunes" devant même être considérée comme présentant un "caractère distinctif ordinaire".
B/ La décision du TPICE
Pour écarter le recours de Prodis/Xentral et, de ce fait, rejeter sa demande d'enregistrement de marque communautaire, le Tribunal, d'une part, refuse de donner quelque effet que ce soit à l'argument selon lequel le nom de domaine pagesjaunes.com (enregistré en 1997) antérioriserait la marque "Les Pages Jaunes" et d'autre part, confirme l'appréciation de la chambre de recours sur l'existence d'une confusion "assurée" dans l'esprit du public français.
L'indifférence de l'éventuelle antériorité du nom de domaine pagesjaunes.com sur la marque opposée
Selon la société Prodis/Xentral, le nom de domaine pagesjaunes.com est un signe distinctif constituant un droit antérieur opposable à la marque "Les Pages Jaunes" brandie par l'opposante. Pour étayer cette argumentation, elle s'appuyait sur la décision UDRP rendue en sa faveur par une commission administrative de l'OMPI [1].
Sur ce point, le TPICE confirme la décision de la chambre de recours selon laquelle l'examen qui doit être mené par l'OHMI doit être "circonscrit au conflit entre la marque communautaire demandée et le droit antérieur invoqué", soit la marque demandée "Pagesjaunes.com" et la marque opposée "Les Pages Jaunes", à l'exclusion du nom de domaine pagesjaunes.com qui ne doit pas interférer dans la procédure.
Ce faisant, il paralyse, en quelque sorte, l'argumentation de la requérante consistant à faire valoir l'antériorité du nom de domaine sur la marque enregistrée en 1999 et, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Sur ce dernier point, le Tribunal est amené à ajouter que "la validité d'une marque nationale, en l'espèce celle de l'intervenante, ne peut pas être mise en cause dans le cadre d'une procédure d'enregistrement d'une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d'une procédure de nullité entamée dans l'Etat membre concerné".
Restait alors à apprécier l'impression d'ensemble qui se dégage de la comparaison des deux signes "Pagesjaunes.com" et "Les Pages Jaunes", appréciation qui, selon le Tribunal, doit aboutir à la conclusion selon laquelle la ressemblance est "frappante" (point 64).
Le Tribunal, poursuivant son raisonnement au niveau des produits désignés, constate que ceux-ci sont identiques. Pour ce faire, le juge communautaire devait écarter la démonstration de Prodis/Xentral selon laquelle le caractère distinctif de la marque opposée "Les Pages Jaunes" était "très faible" en disant que le risque de confusion pouvait exister "même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible" (point 70).
En conséquence, le Tribunal rejette le recours et refuse de laisser Prodis/Xentral enregistrer la marque "Pagesjaunes.com".
Pour autant, il est permis d'appeler l'attention sur une éventuelle incohérence de la jurisprudence communautaire, le TPICE ayant, dans une affaire similaire, jugé que la marque "Weisse Seiten" était usuelle.
Lecture de l'arrêt Pagesjaunes.com à la lumière de l'arrêt Weisse Seiten
En effet, le TPICE a rendu, dans cette affaire aux couleurs quelque peu similaires, un arrêt en date du 16 mars 2006 [2] dans lequel il a jugé, sur le fondement de l'article 7 paragraphe 1, sous d) du règlement communautaire – soit précisément celui que l'examinateur de l'OHMI avait visé pour rejeter la demande d'enregistrement de la marque "Pagesjaunes.com" au début de la procédure devant les autorités communautaires – que la marque "Weisse Seiten" (qui signifie "Pages Blanches" en allemand) devait être annulée, entre autres, pour les produits de la classe 16.
Pour retenir cette solution, le Tribunal a préalablement rappelé que "le caractère usuel d'une marque ne peut être apprécié que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la marque, même si la disposition en cause ne fait pas référence explicite à ceux-ci et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public ciblé" (point 49).
Et le Tribunal de préciser que "le caractère usuel d'un signe s'apprécie en tenant compte de l'attente présumée d'un consommateur moyen du type de produit en cause qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé" (point 50).
Conclusion et suite du litige
En résumé, nous nous contenterons de retenir que :
la commission administrative UDRP a décidé à l'unanimité (malgré la possibilité, pour les experts, d'exprimer une opinion dissidente) que la dénomination "Pages Jaunes" était "clairement descriptive" ;
la société Pages Jaunes SA est parvenue en 2005 à défendre ses marques contre l'action en nullité initiée par Prodis/Xentral, mais grâce à l'interprétation faite par la Cour d'appel de Paris selon laquelle la validité d'une marque doit s'apprécier au jour de son dépôt ;
en 2007, la société Prodis/Xentral n'a pas été autorisée à déposer la marque communautaire "Pagesjaunes.com" en raison de l'existence d'une marque antérieure opposée par la société Pages Jaunes SA ;
cette dernière décision peut entrer en contradiction avec celle rendue dans l'affaire Weisse Seiten".
A ceci il faut ajouter que de nouvelles procédures concernant la dénomination "Pages Jaunes" ou sa traduction ont été introduites. Autrement dit, le sort des dénominations "Pages Jaunes" et "Pages Blanches" sur le marché des annuaires téléphoniques n'est pas prêt d'être fixé.
[2] TPICE, 16 mars 2006, aff. T-322/03, Telefon & Buch Verlagsgesellschaft : curia.eu ; Europe 2006, n° 5, comm. 178, L. Idot ; Propr. Intell. 2006, n° 21, p. 491, note I. de Medrano Caballero ; A. Folliard-Monguiral, Florilège de jurisprudence 2006 en matière de droit communautaire des marques, Propr. Ind. 2007, n° 2, Etude 4.
• La décision du TPICE dans l'affaire "Pagesjaunes.com" Le Tribunal considère que l'enregistrement de la marque "Pagesjaunes.com" demandée par Prodis/Xentral génèrerait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur français. • La décision du TPICE dans l'affaire "Weisse Seiten" ("Pages Blanches en allemand) Le Tribunal annule la marque "Weisse Seiten" qui est devenue usuelle dans l'esprit du consommateur allemand. • Lire le dossier complet http://www.domainesinfo.fr/dossier/42/l-affaire-pages-jaunes.php
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