UDRP : les critères de l'usage commercial légitime
Dans une décision concernant le nom de domaine jackdanielsgifts.com, l'expert unique de l'OMPI dresse des critères pour apprécier la légitimité de l'usage commercial pour, à la vue des circonstances, prononcer une décision de rejet.
LES FAITS
Imanez of Essex/jackdanielsgifts.com a enregistré ce nom de domaine en mai 2002 et l'utilise pour vendre des produits (tels que des briquets, bouteilles, cendriers, miroirs, portes-clés, etc.) portant les marques "Jack Daniels". Le site contenait un disclaimer indiquant qu'il n'avait aucun lien avait la société californienne Jack Daniel's Properties.
Cette société, connue pour ses whiskies, s'est rapprochée du titulaire du nom de domaine pour lui demander d'aménager davantage le site Internet de manière à écarter tout risque de confusion.
Imanez of Essex refusant de s'y conformer au motif que le disclaimer déjà en place était suffisant, Jack Daniel's Properties finit par revendiquer le nom de domaine. Néanmoins, Imanez of Essex a réagi, notamment en incluant des produits portant d'autres marques que celles de "Jack Daniel's", pour écarter le risque de confusion et se conformer à l'attente de la société californienne.
Imanez of Essex s'y opposa à nouveau en indiquant qu'il était néanmoins disposé à se conformer au premier accord qui prévoyait des aménagements du site Internet. Jack Daniel's Properties refusa en niant l'existence de cet accord.
Les discussions se sont poursuivies jusqu'à ce que la société californienne, requérant le transfert du nom de domaine, propose d'indemniser Imanez of Essex à hauteur de 750 £. Trop peu, selon le titulaire du nom de domaine qui évaluait le transfert à 2.500 £. Les négociations se sont poursuivies sur le montant de la transaction, mais aucun accord ne fut trouvé.
C'est dans ces conditions que Jack Daniel's Properties a introduit une UDRP devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI.
Par décision du 20 novembre 2007, un expert unique a rendu une décision de rejet [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINE INFOS
Le cœur de la décision rapportée se trouve dans la détermination d'un droit ou d'un intérêt légitime, pour le titulaire du nom de domaine, d'enregistrer et d'utiliser celui-ci.
Il convient de préciser que la demanderesse, Jack Daniel's Properties, n'avait accordé aucune licence d'exploitation à la défenderesse, Imanez of Essex, dont l'activité se résumait à la revente de produits dérivés des whiskies Jack Daniel's. Pour l'expert, cela ne fait aucun doute.
En revanche, il importait de savoir si l'utilisation commerciale faite par Imanez of Essex était légitime au regard des principes directeurs dont nous dirons un mot (I) avant de rapporter la solution adoptée par l'expert unique dont l'intérêt consiste dans l'exposition de critères destinés à identifier cet intérêt légitime (II). L'application de ces critères devait conduire à retenir l'absence de mauvaise foi du défendeur (III).
I – Les principes directeurs : l'exigence d'un usage commercial légitime
Rappelons que l'article 4.a) des principes directeurs UDRP impose au demandeur de prouver que le défendeur, titulaire du nom de domaine, n'a aucun droit ni intérêt légitime sur ce dernier.
L'article 4.b) propose au demandeur un certain nombre de circonstances susceptibles d'établir la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine, parmi lesquelles le fait de l'avoir enregistré et de l'utiliser à des fins lucratives pour, sciemment, tenté d'attirer les internautes en créant un risque de confusion avec la marque du demandeur.
Toutefois, les principes directeurs offrent la possibilité au défendeur de se dédouaner en prouvant qu'il dispose d'un droit ou d'un intérêt légitime, notamment en démontrant qu'il fait un usage, certes commercial, mais légitime, c'est-à-dire, "sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion".
II – Les critères de l'usage commercial légitime
C'est précisément à cette situation que l'expert était confronté. En d'autres termes, la question qu'il était amené à se poser était la suivante : l'utilisation faite par le titulaire du nom de domaine était-elle une utilisation de bonne foi ?
Pour y répondre, l'expert a analysé la pratique UDRP pour en dégager les critères. Il en a conclu que la légitimité de l'offre de biens et de services par le titulaire du nom de domaine était soumise à plusieurs conditions :
1°) le défendeur doit effectivement offrir des biens ou des services ;
2°) le défendeur doit utiliser le site Internet pour vendre exclusivement des biens ou services portant les marques concernées, de manière à ce que celles-ci ne soient pas utilisées uniquement pour attirer l'internaute pour, finalement, attirer son attention sur d'autres produits ou services ;
3°) le site Internet doit préciser la nature de la relation avec le propriétaire de la marque ;
4°) le défendeur ne doit pas chercher à s'accaparer un monopole sur les noms de domaine, auquel cas il priverait le propriétaire des marques de la possibilité de refléter ces dernières dans des noms de domaine.
III – L'application de ces critères pour apprécier l'intérêt légitime du défendeur
L'expert précise que ces conditions doivent être analysées à la lumière de l'article 4.c i) des principes directeurs, c'est-à-dire avant la naissance du litige.
En l'espèce, seule la deuxième condition soulevait des difficultés puisque le défendeur offrait à la vente, outre des produits apposés des marques "Jack Daniel's", des produits portant d'autres marques.
Or l'expert ne manque pas de signaler que, avant la naissance du litige, la défenderesse n'offrait que des produits marqués "Jack Daniel's".
Par ailleurs, il estime que l'ajout de produits portant d'autres marques ne prouve pas mauvaise foi. Au contraire, cette modification du contenu du site Internet résultait d'une incompréhension par la défenderesse des exigences de la société Jack Daniel's Properties souhaitant écarter tout risque de confusion.
Enfin, l'expert considère que la défenderesse avait fait suffisamment d'efforts pour se conformer aux demandes de la société Jack Daniel's Properties.
C'est ainsi que l'expert rejete la demande de transfert du nom de domaine jackdanielsgifts.com.
• Les circonstances d'un usage commercial légitime s'apprécient au jour de la naissance du litige. • Parmi ces circonstances, il faut retenir : l'interdiction d'utiliser le site Internet pour vendre exclusivement des biens ou services portant les marques concernées (cela créerait un risque de confusion) et la nécessité de préciser la nature de la relation avec le propriétaire de la marque.
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