UDRP : marques encourant la déchéance et absence de mauvaise foi
Une demande de transfert des noms afrisport.com, afrisport.net et afrisport.info fondées sur la marque "Afrisport" susceptible d'encourir la déchéance pour défaut d'exploitation, dont le défendeur ne pouvait avoir connaissance, a été rejetée. Explications.
LES FAITS
Afrisport Intellectual Property (PTY) Ltd., société de droit sud africain, est propriétaire de marques "Afrisport" ou "Afri Sport" enregistrées en Afrique du Sud pour désigner des boissons. Afrisport Intellectual Property a acquis ces marques en février 2007, date à laquelle elles étaient encore détenues par Trans-Scripto (pty) Ltd qui les avait elle-même achetées à Mailfruit (Pty) Ltd, en 7 avril 2000. Ces marques n'ont pas été exploitées.
Domainsonoffer.com, implanté au Royaume-Uni, est titulaire des noms de domaine afrisport.com, afrisports.com, afrisport.net, et afrisport.info enregistrés entre mai 2003 et août 2005. Ces noms de domaine, au moment de la plainte, dirigeaient l'internaute vers une page parking.
Des négociations visant au transfert onéreux des noms de domaine n'ayant pu aboutir, la Afrisport Intellectual Property (PTY) a introduit une UDRP à l'encontre de Domainsonoffer.com. Sa demande a été rejetée [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINE INFOS
Précisons dans un premier temps que le Centre d'Arbitrage et de Médiation avait désigné, pour la résolution de ce litige opposant une partie sud-africaine à une partie britannique, toutes deux soumises à un système de common law, un expert américain et donc rompu au fonctionnement de ce dernier, bien que non totalement aguerri aux rouages de la loi sud-africaine.
En l'espèce, l'expert a relevé d'office - le défendeur n'y ayant pas pensé - la question de la déchéance des marques sur lesquelles le demandeur se basait pour demander le transfert des noms de domaine. Cela appelle une remarque sur les pouvoirs de l'expert et précisément l'impossibilité de prononcer la validité ou la déchéance d'une marque.
L'expert s'aperçoit que les marques du demandeur n'ont pas été exploitées depuis sept ans. Il s'appuie sur ce constat pour rappeler qu'en vertu des règles communément applicables dans les systèmes de common law auxquelles sont soumises les marques sud-africaines en cause, celles-ci pourraient théoriquement encourir la déchéance pour défaut d'exploitation.
Une longue période d'inexploitation
En effet, selon l'expert, une longue période d'inexploitation des marques devrait s'analyser en un abandon conduisant, en termes juridiques, à leur déchéance. Cette possibilité est prévue par l'article 5(C)1 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 auxquelles sont Parties tant le Royaume-Uni que l'Afrique du Sud [2]. L'expert note d'ailleurs que les règles de déchéance sont transposées à l'article 27 de la loi sud-africaine sur le droit des marques.
Mais en tout état de cause, les débats relatifs à la déchéance des marques pour défaut d'exploitation n'auraient eu pour seul effet que de permettre à l'expert de donner un simple avis dans le cadre de la procédure visant au transfert des noms de domaine. Autrement dit, il ne lui aurait pas été permis de prononcer la déchéance des marques. Il n'en a pas le pouvoir.
Par ailleurs, pour respecter le principe du contradictoire et donner plein effet à cette disposition, il eut fallu entendre les parties, ce qui aurait nécessité un nouvel échange d'écritures, jugé inutile compte tenu des circonstances.
En effet, dès lors que la marque n'était pas exploitée, l'expert considère que le défendeur ne pouvait en avoir connaissance. C'est enfin ce qui motive le rejet de la demande : ne pouvoir avoir connaissance de ces marques, le défendeur ne pouvait avoir enregistré les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
Cette solution mérite l'approbation, la fonction essentielle d'une marque résidant précisément dans son exploitation.
[2] Article 5(C)1 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 : "si, dans un pays, l’utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l’enregistrement ne pourra être annulé qu’après un délai équitable et si l’intéressé ne justifie pas des causes de son inaction".
• Les pouvoirs limités de l'expert UDRP L'expert UDRP n'a pas le pouvoir de prononcer la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation. • L'absence de mauvaise foi du défendeur Ne peut être considéré de mauvaise foi le titulaire d'un nom de domaine similaire ou identique à une marque non exploitée dont il ne peut, par conséquent, avoir connaissance.
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