Règle du cumul dans l'UDRP : une illustration regrettable
Ne peut être transféré le nom de domaine enregistré de bonne foi, quand bien même son utilisation serait déloyale et condamnable.
Dans une procédure UDRP, le demandeur doit prouver que le défendeur, titulaire du nom de domaine, l’a enregistré et l’utilise de mauvaise foi. Si l’on suit la règle à la lettre, le demandeur qui n’apporte pas cette double preuve ne mérite pas le transfert du nom de domaine disputé.
C’est précisément ce qui s’est regrettablement produit à l’issue de la procédure D2008-0639 [1].
L’origine du cybersquatting : la non conclusion d’un contrat de distribution
Le litige prend sa source dans un différend "fratricide" entre deux frères dirigeants d’une société britannique (Al Taraaf Group of Companies) qui vend ses produits sous le signe "proline". Sans exposer l'intégralité des faits relativement complexes de cette affaire, nous pouvons les résumer ainsi.
La décision se concentre sur le frère cadet, Faisal K. Proche du personnel dirigeant de la société défenderesse (Y3K Europe), il aurait quitté la société demanderesse pour créer une autre entité, nommée Proline UK 2001.
Y3K Europe, défenderesse, expose qu’elle aurait enregistré le nom de domaine litigieux (prolineuk.com) à la demande de Faisal K. Ce dernier lui aurait proposé de distribuer ses produits sous le nom "Proline". Le réflexe de Y3K Europe fut d’enregistrer prolineuk.com pour le compte de Proline UK 2001 et pour elle-même. Par la suite, Faisal K. aurait demandé que le nom de domaine soit redirigé vers le site de la demanderesse proline-uk.com, en attendant la conclusion d’un contrat de distribution. Cet accord n’ayant pas été conduit à son terme, un différend s’est cristallisé et le nom de domaine fut redirigé vers le site concurrent ipccctv.com (émanation, à Dubai, de la société Proline UK 2001 créée par Faisal K.).
Un enregistrement de bonne foi malgré l’absence de contrat entre les parties
Selon l’expert, la situation est celle d’un enregistrement de bonne foi suivi d’une utilisation de mauvaise foi.
En effet, il ne fait aucun doute que la redirection du nom de domaine vers le site Internet d’un concurrent caractérise la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine.
En revanche, il considère que l’enregistrement du nom de domaine par Y3K Europe dans la perspective d’un accord de distribution ne peut être qualifié de mauvaise foi au motif qu’un distributeur peut prétendre à des droits.
Cette solution ne mérite pas l’approbation car elle revient à dire que l’enregistrement d’un nom de domaine similaire ou identique à la marque d’un fournisseur par un distributeur potentiel (c’est-à-dire en l’absence de contrat formellement signé) ne constitue pas un acte de mauvaise foi.
Or, furent-elles dans une période pré-contractuelle, les parties n’étaient liées ni par un contrat de licence de marque, ni par un contrat de distribution. Il sera d’ailleurs conseillé aux acteurs d’interdire l’enregistrement de noms de domaine tant qu’un contrat de licence de marque et de noms de domaine n’a pas été conclu.
Un cybersquatting admis mais difficile à combattre en UDRP
Si la solution adoptée par l’expert est critiquable, le refus de transférer le nom de domaine est, quant à lui, commandé par la règle selon laquelle le demandeur doit prouver la mauvaise foi au stade de l’enregistrement et au stade de l’utilisation.
Il en aurait été autrement si l’UDRP n’exigeait qu’une mauvaise foi à l’enregistrement ou pendant l’utilisation. En effet, cette règle plus souple – et adoptée pour la plupart des autres procédures DRP – aurait permis le transfert du nom de domaine sur le seul motif d’une redirection vers le site d’un concurrent, sans qu’il soit nécessaire, en outre, de tenir compte de l’enregistrement (pour lequel la bonne foi est, au demeurant, parfaitement contestable).
Une modification nécessaire des Principes directeurs
La décision rapportée offre une illustration regrettable des conséquences de l'actuelle rédaction des Principes directeurs.
Puisque le champ d’application de l’UDRP s’élargit à mesure que de nouvelles extensions génériques arrivent sur le marché, davantage de situations similaires à celle de l’affaire rapportée verront le jour.
Or la règle du cumul limite considérablement les pouvoirs des experts UDRP qui sont contraints de refuser le transfert des noms de domaine dans des situations ne le méritant pas.
Une meilleure efficacité de l’UDRP suppose une nouvelle rédaction des Principes directeurs. Il suffirait de remplacer la coordination et qui appelle un cumul des conditions par la coordination ou, ce qui permettrait au demandeur de n’avoir à prouver la mauvaise foi qu’au stade de l’enregistrement ou de l’utilisation.
• Un enregistrement jugé de bonne foi Selon l'expert, l’enregistrement, en phase pré-contractuelle, par un potentiel distributeur, d'un nom de domaine similaire ou identique à la marque du fournisseur, constitue un enregistrement de bonne foi. • Une solution critiquable En l'absence de contrat de licence formellement conclu, un potentiel distributeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à enregistrer un nom de domaine. Cet enregistrement ne peut donc être réalisé de bonne foi. • Les effets regrettable de la règle du cumul Le nom de domaine litigieux étant redirigé vers le site d'un concurrent, l'expert reconnaît que le défendeur en a fait une utilisation de mauvaise foi mais ayant préalablement jugé l'enregistrement de bonne foi, il ne peut en ordonner le transfert.
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