Quand s'applique la procédure d’interdiction provisoire ?
Il existe des domaines d'application spécifiques de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle et du référé de droit commun. Quels sont-ils ? Un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, rendu sous l’égide du droit antérieur de lutte contre la contrefaçon, y répond de manière confuse et nous invite à analyser la question.
LES FAITS
Le syndicat des avocats libres Cosal (ci-après "le Cosal") est propriétaire de la marque "Cosal" enregistrée pour les classes 16, 35, 41 et 42. Il est également titulaire du nom de domaine cosal.net.
En désaccord avec le président de ce syndicat, Monsieur Roland L., adhérent et candidat aux élections organisées au sein de ce syndicat, a enregistré les noms de domaine cosal-barreau-de-paris.com et cosal.fr.
Le Cosal l’a poursuivi en référé devant le Tribunal de grande instance de Senlis dont le président, dans une ordonnance du 22 décembre 2006, a ordonné le transfert des noms de domaine.
Monsieur Roland L. a contesté cette ordonnance devant la Cour d’appel d’Amiens, poursuivant son annulation en ce qu’elle aurait méconnu les termes de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après "CPI").
Le juge amiénois a confirmé l’ordonnance par un arrêt du 24 avril 2008 [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
L’arrêt commenté a été rendu sous l’égide de l’article L. 716-6 du CPI dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007 [2]. Il appelle quelques observations sur les différences entre la procédure de l’article L. 716-6 du CPI et le référé de droit commun (I). L’arrêt invite également à appréhender la nouvelle procédure d’interdiction provisoire d’actes de contrefaçon de marque (II).
I – La procédure de l’article L. 716-6 du CPI et le référé de droit commun
En principe, l’existence d’une procédure particulière écarte l’application d’une procédure de droit commun (A). Mais par ses motifs assez confus, il nous semble que la Cour d’appel d’Amiens a "fusionné" les conditions de l’article L. 716-6 du CPI avec celle du référé de droit commun (B).
A/ Le spécial déroge au général
Le législateur a institué une procédure de référé de droit commun aux articles 808 et 873 du Code de procédure civile (ci-après "CPC"). Le référé de droit commun s’applique notamment aux actes relevant de la responsabilité civile délictuelle. La concurrence déloyale, le parasitisme et l’usurpation de dénomination sociale en font partie.
En droit des marques, le droit antérieur à la loi du 29 octobre 2007 organisait à l’article L. 716-6 du CPI une procédure d’interdiction provisoire d’actes de contrefaçon. Si elle se déroulait "en la forme des référés", cette procédure devait néanmoins être distinguée du référé de droit commun.
Cette distinction s’imposait (et s’impose toujours) en vertu de l’adage specialia generalibus derogant (le spécial déroge au général). D’ailleurs, l’article 810 du CPC le dit expressément : les pouvoirs du juge des référés "s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé". A contrario, l’existence d’une procédure particulière pour l’interdiction provisoire d’actes de contrefaçon de marque doit écarter la procédure de droit commun [3].
Il reste à appliquer les textes de façon distributive : le référé de l’article L. 716-6 du CPI sera visé pour faire interdire provisoirement des actes de contrefaçon alors que le référé de droit commun (articles 808 et 873 du CPC) servira de fondement à l’obtention de mesures provisoires si les actes litigieux relèvent de la responsabilité civile délictuelle.
B/ La confusion des deux règles
En l’espèce, le Cosal estimait que l’exploitation des noms de domaine par Monsieur Roland L. constituait un acte de contrefaçon de sa marque "Cosal". Par ailleurs, il considérait que les noms de domaine cosal-barreau-de-paris.com et cosal.fr devaient engager la responsabilité civile délictuelle de leur titulaire pour l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom de domaine.
Le Cosal a obtenu gain de cause. Mais la motivation de la Cour appelle quelques observations.
En effet, la Cour nous dit que "l'action en référé de droit commun peut être exercée pour mettre fin à un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent", et ce malgré l'existence de la procédure prévue par l'article L. 716-6 du CPI. De même, pour confirmer l’ordonnance portant transfert des noms de domaine, la Cour rappelle que le juge des référés de première instance avait été saisi tant sur le fondement des articles L. 716-6 du CPI que sur celui des articles 808 et 809 du CPC.
On pourrait essayer de se convaincre que la Cour s’est implicitement livrée à une application distributive des textes : l’article L. 716-6 du CPI pour l’interdiction provisoire de la contrefaçon de marque ; les articles 808 et 809 du CPC pour ce qui est de la responsabilité civile délictuelle. Mais à la lecture de l’arrêt, la frontière entre les deux paraît ténue.
En l’effet, l’arrêt ne fait pas ressortir l’existence de conditions différentes entre celles de l’article L. 716-6 du CPI et celles prévues par les articles 808 et 809 du CPC. L’article L. 716-6 du CPI, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, soumettait le succès de la procédure à deux conditions : le juge du fond devait être saisi à bref délai et l’action au fond devait avoir un caractère sérieux. Quant aux articles 808 et 809 du CPC, ils supposent l’existence établie d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Or, selon la Cour, "il n'appartient pas au juge des référés de juger de la validité d'une marque", "il peut seulement constater l'existence d'un trouble manifestement illicite". Appliquant la condition de "trouble manifestement illicite" à la contrefaçon de marque et confondant ainsi les deux systèmes (celui du CPI et celui du CPC), la Cour conclut que "l'enregistrement des noms de domaine cosal.fr et cosal-barreau-de-paris.com ne constitue pas un trouble manifestement illicite au regard du droit des marques". Ce faisant, elle substitue la condition de trouble manifestement illicite de l’article 809 du CPC à celle du caractère sérieux de l’action au fond prévue par l’article L. 716-6. Pour l’histoire, le trouble manifestement illicite a également été reconnu sur le fondement d’un risque de confusion entre Monsieur Rolland L. et le Cosal, ce qui a provoqué le transfert des noms de domaine (prenant le pas sur la spécialité qui faisait défaut).
II – La procédure de l’article L. 716-6 du CPI après la loi du 29 octobre 2007
La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a profondément modifié l’article L. 716-6 du CPI. Mais si les nouvelles conditions de la procédure d’interdiction provisoire (A) rapprochent celle-ci du référé de droit commun, la distinction entre les deux doit être préservée (B).
A/ Le rapprochement avec le référé de droit commun
Sous l’égide de l’ancien article L. 716-6 du CPI, le juge du fond devait être saisi à bref délai, en la forme des référés, et l’action au fond devait avoir un caractère sérieux.
Désormais, le demandeur d’une interdiction provisoire devra prouver, "en référé" (et non plus en la forme des référés) qu’ "il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente" et agir dans un délai fixé par voie réglementaire.
On passera rapidement sur la condition de délai pour dire qu’il ne devrait pas dépasser 20 jours, conformément à ce qui est prévu dans la directive [4]. L’article L. 716-6 nouveau a le mérite de fixer un délai sur lequel juges et parties éprouvaient les plus grandes difficultés à s’accorder.
Deux éléments rapprochent la procédure de l’article L. 716-6 du CPI du référé de droit commun.
D’abord, d’un point de vue purement procédural, la procédure de l’article L. 716-6 du CPI ne se réalise plus "en la forme des référés" mais "en référé", tombant par conséquent sous l’application des articles 484 et suivants du CPC.
Ensuite, la loi du 29 octobre 2007 a introduit dans l’article L. 716-6 du CPI la condition d’atteinte avérée à la marque, certes, mais aussi celle d’atteinte imminente. On ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec le "dommage imminent" prévu par l’article 809 du CPC. La jurisprudence rendue sur le fondement inspirera nécessairement celle de l’article L. 716-6 du CPI dans sa nouvelle rédaction.
Si difficile qu’il puisse être à appréhender, l’insertion du concept de "dommage imminent" nous paraît particulièrement intéressant dans le cadre d’un contentieux entre une marque et un nom de domaine. L’intérêt réside spécialement dans l’hypothèse où le second, identique ou similaire à la première, ne désigne qu’un site "en construction", certes, mais dans des conditions laissant légitimement croire que la mise en ligne du contenu du site finira de réunir les conditions de la contrefaçon.
En l’espèce, on peut légitimement supposer que le seul enregistrement d’un nom de domaine par Monsieur Rolland L. aurait suffit à constituer une atteinte imminente compte tenu des relations conflictuelles qu’il entretenait avec le Cosal.
B/ Le maintien de la distinction avec le référé de droit commun
Pour autant, la procédure de l’article L. 716-6 du CPI demeure particulière et l’adage specialia generalibus derogant doit continuer de s’appliquer.
L’utilisation (voire, dans certaines circonstances, l’enregistrement seul) d’un nom de domaine similaire ou identique à une marque, d’une part, et à une dénomination sociale ou à un autre nom de domaine, d’autre part, pourra être provisoirement interdite par le juge des référés sur deux fondements distincts. Le référé de l’article L. 716-6 du CPI permettra au demandeur de faire interdire la poursuite des actes de contrefaçon avérés ou, par anticipation, des actes de contrefaçon imminents. Quant au référé de droit commun, il sera utilisé pour interdire la poursuite d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme telle que l’usurpation de dénomination sociale.
Cette frontière entre les deux procédures doit être préservée, conformément à ce que préconise la Cour de cassation qui a jugé que l’article L. 716-6 du CPI ne s’applique qu’aux actions en contrefaçon et non aux actions en concurrence déloyale, même connexes aux dates de contrefaçon [5].
Toutefois, rappelons pour mémoire, une exception (préexistante à la loi du 19 octobre 2007) qui mérite d’être rappelée concernant les marques notoires et de renommée gouvernées par l’article L. 713-5 du CPI. Cet article prévoyant la responsabilité civile de celui qui porte atteinte à ces marques, la procédure d’urgence applicable est celle du référé de droit commun.
Pour aller plus loin :
[1] CA Amiens, 24 avril 2008 : Juris-Data n° 2008-365494.
[2] Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : JORF n° 252 du 30 octobre 2007, p. 17775, texte n° 2, NOR ECEX0600189L ; J. Azéma et J.-Ch. Galloux, La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, RTD Com. 2008, p. 278 ; Ch. Caron, La loi du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon », Com. com. élec. 2007, n° 12, étude 30 ; Ch. Le Stanc, La loi nouvelle de lutte contre la contrefaçon : premières vues, Propr. ind. 2007, n° 12, repère 11 ; J.-P. Gasnier, Quelques observations à propos de la loi de lutte contre la contrefaçon, Propr. ind. 2007, étude 25 ; T. Azzi, La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon – Présentation générale, D. 2008, p. 700 ; J.-Ch. Galloux, Les mesures probatoires, provisoires et conservatoires, D. 2008, p. 711 ; P.-Y. Gautier, Fonction normative de la responsabilité : le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent, D. 2008, p. 727 ; W. Bourdon, Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ?, D. 2008, p. 729 ; H. Gaudemet-Tallon, Droit international privé de la contrefaçon : aspects actuels, D. 2008, p. 735 ; P. de Candé et G. Marchais, La loi n° 2007-1549 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon, PI 2008, n° 26, p. 52.
[3] En ce sens, v. notamment J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle ? Tome 1, p. 443.
[4] Article 7§3 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
[5] Com., 3 décembre 2002 : Juris-Data n° 2002-016640.
• Le domaine d'application de l'article L. 716-6 du CPI Cet article organise une procédure particulière d'interdiction provisoire d'actes de contrefaçon de marque. Même si la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a fait de cette procédure un référé, elle continue de déroger au référé de droit commun. • Le domaine d'application du référé de droit commun Il s'applique notamment aux actes de concurrence déloyale, de parasitisme et d'usurpation de dénomination sociale.
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