L’enregistrement déloyal de noms de domaine par un concurrent
Est un acte de mauvaise foi l’enregistrement de noms de domaine pour empêcher un concurrent de le faire et pour perturber ses opérations commerciales, peu importe, d'une part, que les noms de domaine litigieux soient antérieurs à l'UDRP et, d'autre part, qu’ils n’aient jamais été utilisés.
LES FAITS
La société hongroise Chemical Works of Gedeon Richter et la société espagnole Covex Farma exercent leur activité dans le secteur pharmaceutique.
La première est propriétaire de plusieurs marques “Cavinton” enregistrées dans 86 pays.
La seconde est titulaire des trois noms de domaine suivants :
- cavinton.com, enregistré le 23 décembre 1996 ; et
- cavinton.net et cavinton.org, enregistrés le 20 mars 2007.
Chemical Works of Gedeon Richter a engagé une procédure UDRP à l’encontre de Covex Farma pour obtenir le transfert de cavinton.com et la radiation de cavinton.net et cavinton.org.
A cette fin, elle expose que les deux sociétés interviennent, de façon concurrente, dans la production de certaines substances produites par des organismes végétaux et utilisées dans la lutte contre le cancer. La société demanderesse explique avoir, en 1971, déposé un brevet dont étaient issus des produits commercialisés, depuis lors, sous la marque “Cavinton”.
La société défenderesse, Covex Farma, justifie son intérêt légitime sur les trois noms de domaine litigieux par le dépôt d’une marque “Cavinton” en Slovénie le 27 septembre 1999. S’agissant plus particulièrement du nom de domaine cavinton.com, Covex considère que la procédure UDRP n’est pas applicable car postérieure à la date du contrat d’enregistrement.
Par une remarquable décision du 31 octobre 2008 [D2008-1379], l’expert a fait droit aux demandes de Chemical Works of Gedeon Richter.
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
L’affaire qui a donné lieu à la décision D2008-1379 porte deux intérêts. D’abord, elle rappelle que la procédure UDRP est applicable aux noms de domaine enregistrés avant son insertion dans les contrats d’enregistrement (I). Ensuite, elle donne illustration relativement peu commune dans les procédures UDRP : celle de la mauvaise foi d’un concurrent (II).
I – L’application de l’UDRP aux noms de domaine enregistrés avant son adoption
Selon la société défenderesse, la procédure UDRP, en vigueur depuis fin 1999, ne pouvait s’appliquer au nom de domaine cavinton.com enregistré trois ans auparavant, exposant ainsi qu’elle ne pouvait en avoir connaissance et que par conséquent, les principes UDRP ne sauraient lui être opposés.
Cette argumentation ne convainc pas l’expert unique qui a remarqué que la défenderesse n’avait pas contesté le fait que ce nom de domaine litigieux était gouverné par les Principes directeurs dans la mesure où le contrat d’enregistrement en cours (autant dire le renouvellement) inclus lesdits principes. L’expert ajoute qu’en tout état de cause, rien ne laisse croire que les Principes directeurs ont été adoptés avec l’intention de créer une immunité pour les noms de domaine enregistrés antérieurement.
En définitive, les parties étant, en 1996, dans une situation de concurrence, et la défenderesse n’ayant fourni aucune explication pour justifier l’enregistrement de cavinton.com, l’expert a conclu au transfert de ce nom de domaine.
II – La mauvaise foi d’un concurrent
La pratique UDRP offre de nombreux exemples d’enregistrements abusifs de noms de domaine utilisés pour désigner notamment un site parking. Plus rares sont les affaires où une société s’est emparée d’un nom de domaine pour faire de l’ombre à un concurrent. L’explication réside sans doute dans l’impossibilité, en UDRP, d’octroyer des dommages-intérêts. Cette hypothèse est pourtant présente dans la liste non exhaustive énumérée à l’article 4(b) des Principes directeurs dans les points i) et ii) :
“ii) vous (le titulaire du nom de domaine) avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d'une telle pratique ;
iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent”.
En l’espèce, la société défenderesse avait enregistré successivement le nom de domaine cavinton.com en 1996, puis la marque slovène “Cavinton” en 1999, marque qu’elle brandissait pour justifier l’enregistrement des deux autres noms de domaine cavinton.net et cavinton.org en 2007.
C’est dans ces circonstances que l’expert a considéré que les enregistrements des trois noms de domaine avaient été réalisés dans le but d’empêcher son concurrent de reprendre sa marque sous forme de noms de domaine et de perturber ses opérations commerciales. Par conséquent, la requête de la demanderesse est entendue : cavinton.com doit être transféré ; cavinton.net et cavinton.org, radiés.
Enfin, concluons en remarquant qu’aucun des noms de domaine litigieux n’étaient utilisés, ce qui démontre une fois de plus la contrariété de certaines dispositions des principes directeurs à l’exigence selon laquelle le demandeur doit prouver la mauvaise foi de l’enregistrement et de l’utilisation.
• Application de l'UDRP aux noms de domaine antérieurs à son adoption Il est constant que l'UDRP s'applique aux noms de domaine enregistrés antérieurement à son adoption à la fin de l'année 1999 dans la mesure où elle est nécessairement intégrée dans les contrats de renouvellement proposés par les registrars accrédités par l'ICANN. • Enregistrement déloyal et mauvaise foi L'enregistrement de noms de domaine par un concurrent de mauvaise foi constitue un acte de concurrence déloyal pouvant ouvrir droit à des dommages-intérêts dans une procédure judiciaire. En revanche, une procédure UDRP ne prévoit actuellement pas l'allocation de dommages-intérêts.
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