A défaut de consentement exprès du titulaire de la marque "Quiksilver", le licencié disposant d’une licence, certes exclusive, mais partielle, ne dispose pas de droits suffisants au sens de l’article 4.a.i) des Principes UDRP pour obtenir le transfert du nom de domaine quiksilverstore.com.
LES FAITS
La société Rebel.com, domiciliée aux Iles Caïmans, a enregistré le nom de domaine quiksilverstore.com le 6 mars 2007 pour le faire glisser sur un site parking.
Début décembre 2008, la société basque NA PALI SAS introduit une UDRP à son encontre via le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI dans l’espoir de rapatrier dans son portefeuille ce nom de domaine dont elle estime qu’il risque d’induire les internautes en erreur.
Toutefois, la société basque s’est heurtée à une décision de rejet qui mérite de retenir l’intérêt des praticiens [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
Souvenons-nous qu’en UDRP, le demandeur ne peut obtenir gain de cause que s’il démontre que le nom de domaine est similaire ou identique à une marque de produits ou de services sur laquelle il a des droits (article 4.a.i)).
A la lecture de la décision, ce n’est pas tant le fait d’avoir des droits sur cette marque qui importe mais plutôt l’étendue de ces droits (I), laquelle doit être expressément consentie par le titulaire de la marque (II).
I – Une licence exclusive limitée dans son étendue
En l’espèce, la demanderesse, qui se prévalait de droits sur plusieurs marques “Quiksilver”, françaises, communautaires et internationales, se présentait comme licenciée exclusive de la marque “Quiksilver” en Europe.
Toutefois, ces marques étaient enregistrées non pas au nom de la société NA PALI SAS mais au nom de deux sociétés étrangères à la procédure UDRP : la société Quiksilver International PTY Ltd. et la société QS Holdings SARL. Ces circonstances ont invité l’expert unique à rendre une ordonnance de procédure dans laquelle il enjoignait la demanderesse à produire la documentation confirmant ses droits sur la marque “Quiksilver” au sens de l’article 4.a.i). La demanderesse produisait alors deux certificats antérieurs au début de la procédure et émanant des deux sociétés concernées.
Il résulte de cette documentation supplémentaire que la société demanderesse dispose incontestablement d’une licence exclusive sur la marque “Quiksilver”. Cependant, ces deux certificats révélaient une licence, certes exclusive, mais limitée dans son étendue matérielle (la licence exclusive n’est accordée que pour certains produits) et géographique (pour l’Union européenne seulement).
II – Le nécessaire consentement exprès du titulaire de la marque
La question soulevée avec pertinence par l’expert était donc la suivante : une licence exclusive limitée dans son étendue matérielle et géographique octroie-t-elle systématiquement au licencié les droits nécessaires pour engager une procédure UDRP ?
Pour identifier le problème autrement, il suffit de songer au sort des sociétés qui disposent, pour la même marque, d’une licence exclusive pour les autres produits et les autres territoires.
Alerté par ces éventuelles difficultés, l’expert unique décide d’attacher une importance cruciale à la volonté du titulaire de la marque. Reste à rechercher cette volonté, ce qui n’est pas évident compte tenu du fait que le titulaire de la marque ne participe pas à la procédure.
Dans ces circonstances, la pratique UDRP a mis en lumière des situations dans lesquelles il est possible d’affirmer que le licencié dispose de droits suffisants pour engager une procédure UDRP.
La première situation est celle révélée par la décision D2004-0939 dans laquelle le propriétaire de la marque, au demeurant fondateur de la société demanderesse, avait fourni une déclaration démontrant que cette dernière disposait de tous les pouvoirs [2].
La deuxième situation est celle de deux sociétés sœurs, l’une demanderesse à l’UDRP, l’autre titulaire de la marque venant au soutien de cette demande, la seconde ayant tout simplement consenti à ce que la première engage une procédure UDRP [3].
La décision commentée fait enfin référence à la décision D2003-0942, non moins intéressante en ce qu’elle envisageait les droits requis par l’article 4.a.i) à la lumière de l’article 22(3) du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire [4]. Cet article dispose :
“sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d’une marque communautaire qu’avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n’agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié”.
De même, le licencié exclusif d’une marque française “peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit” (article L. 716-5, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle).
Cette répartition des rôles pourrait être contestée sur le fondement de l’article 4b) de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 sur le respect des droits de propriété intellectuelle qui autorise tous les licenciés à agir en contrefaçon. Toutefois, il semble que, sur ce point, la directive ait laissé suffisamment de latitude aux États membres pour que notre article L. 716-5 soit conforme à la directive [5].
La référence à l’article 22(3) du règlement n° 40/94 est donc pleine de pertinence. Cela dit, elle ne doit pas faire oublier qu’une décision UDRP n’a pas vocation à trancher des litiges de contrefaçon mais à décider de la titularité d’un nom de domaine, bien immatériel qui se singularise par son caractère unique dont il faut bien souligner le contraste avec la potentielle multiplicité de licenciés exclusifs.
C’est ce qui ressort de la décision commentée, l’expert ayant notamment relevé l’absence de preuve venant affirmer le consentement exprès du titulaire de la marque à cette procédure UDRP.
Conclusion
La décision commentée mérite l’approbation et il convient d’en tirer les conséquences pratiques suivantes : puisque la prudence recommande de prévoir le sort des noms de domaiine au sein des contrats de licence de marque, il est nécessaire de prévoir la possibilité ou au contraire l’impossibilité, pour le licencié (exclusif ou non) d’engager une procédure extrajudiciaire de type UDRP et, le cas échéant, d’en prévoir les modalités au premier rang desquelles se placera la titularité définitive du nom de domaine (un licencié pouvant être autorisé à agir pour le compte du titulaire de la marque avec l’obligation de transmettre le nom de domaine dont le transfert aura été ordonné).
Pour aller plus loin :
[1] D2008-1859, NA PALI SAS v. BWI Domains, Domain Manager, January 27, 2009.
[2] D2004-0939DigiPoll Ltd. v. R K, February 3, 2005.
[3] D2003-0942,HQUK Limited v. Head Quarters, February 5th, 2004.
[4] D2003-0942, précitée.
[5] En ce sens, v. J. Passa, Traité de droit de la propriété intellectuelle, Tome 1, LGDJ, 2006, n° 418, p. 405.
• L'étendue des droits du licencié exclusif Le titulaire d'une licence de marque exclusive mais limitée dans son étendue matérielle (la licence exclusive n’est accordée que pour certains produits) et géographique (pour l’Union européenne) ne dispose pas nécessairement de droits suffisants pour engager une procédure UDRP. • Le critère déterminant : le consentement exprès du titulaire de la marque Tout licencié quel qu'il soit peut engager une procédure UDRP s'il prouve avoir l'autorisation expresse du titulaire de la marque.
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