L’utilisation des services de parking et de rémunération par clic est-elle systématiquement condamnée en UDRP ? Qui a la maîtrise du nom de domaine et de son utilisation ? Quand cette pratique révèle-t-elle un acte de cybersquatting ? Telles sont quelques unes des questions que nous aborderons dans ce dossier en 3 parties consacré aux sites parking.
De nombreux opérateurs français et étrangers offrent aujourd’hui la possibilité aux titulaires de noms de domaine de les parquer et de les faire fructifier grâce à un service de rémunération au clic.
En pratique, le titulaire du nom de domaine parque ce dernier chez un fournisseur de parking qui génère une page incorporant des liens commerciaux. Lorsqu’un internaute clique sur ces liens commerciaux, il déclenche une rémunération répartie entre le fournisseur de services et le titulaire du nom de domaine [1].
L’utilisation des services de parking et de rémunération par clic soulève, dans la pratique UDRP, un certain nombre de questions. Une analyse des décisions rendues sous l’égide du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI et du National Arbitration Forum pour les affaires commencées en 2008 permet d’offrir un éclairage sur la tendance UDRP actuelle [2].
Un constat s’impose : l’utilisation des services de parking et de rémunération par clic est a priori une pratique légitime dès lors qu’elle est exercée en conformité avec les principes UDRP(I).
L’analyse des décisions révèle que la question du contrôle du nom de domaine et de l’utilisation qui en est faite apparaît de manière récurrente (II) (le mercredi 18 mars sur Domainesinfo.fr).
Enfin, si l’utilisation des services de parking et de rémunération par clic est, par principe, légitime, il est utile d’étudier les circonstances dans lesquelles elle révèle la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine (III) (le mercredi 25 mars sur Domainesinfo.fr).
I – Une pratique légitime a priori
Une tendance majoritaire considère la pratique consistant à parquer un nom de domaine comme légitime (A). Toutefois, cette légitimité n’est vérifiée que pour autant que les principes UDRP sont respectés (B).
A/ La reconnaissance d’une pratique légitime…
S’il existe une opinion prête à censurer la pratique même du parking de noms de domaine, force est de constater qu’elle est minoritaire (1°) et qu’une majorité des décisions UDRP se prononce en faveur d’un principe de légitimité du parking (2°).
1°) L’opinion minoritaire : une pratique illégitime en soi
L’utilisation de noms de domaine (quels qu’ils soient, y compris ceux identiques à des termes génériques ou descriptifs) pour les connecter à des sites parking ne saurait constituer une activité commerciale de bonne foi. Les partisans de cette solution avancent l’argument selon lequel les domainers n’utilisent pas leurs noms de domaine pour offrir des produits ou services [3].
Cette opinion n’emporte pas notre conviction, les liens commerciaux constituant de toute évidence une fourniture de services.
2°) L’opinion majoritaire : une pratique légitime a priori
Nombre de décisions UDRP considèrent, au contraire, que l’utilisation d’un nom de domaine pour un site parking générant des revenus grâce à des liens sponsorisés peut caractériser un intérêt légitime au sens de l’article 4(a)(ii) des principes directeurs [4].
Il a d'ailleurs été décidé à maintes reprises que la perception de revenus provenant de l’utilisation d’un site parking ne constitue pas nécessairement un indice de mauvaise foi [5].
B/ … dans le respect des principes UDRP
On sait que les principes UDRP, inclus par référence dans le contrat d’enregistrement du nom de domaine, permettent au registrant de maintenir le nom litigieux si le requérant ne parvient pas à prouver que le défendeur ne dispose sur celui-ci d’aucun droit ou intérêt légitime.
La preuve de l’absence de droit ou intérêt légitime du défendeur se révélant d'une grande difficulté, la pratique UDRP s’est résolue à accepter que le demandeur se contente d’affirmer que le défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime au sens de l’article 4(c) des principes UDRP. En conséquence, le fardeau de la preuve s’en trouve renversé.
Pour prouver qu’il dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime, le défendeur auquel il est reproché d’exploiter indûment un nom de domaine en relation avec un service de parking et de liens commerciaux peut avancer notamment trois arguments : la généricité ou descriptivité du terme enregistré comme nom de domaine (1°), l’antériorité de celui-ci sur la marque opposée (2°) et le caractère provisoire du site parking si le site définitif est en construction (3°).
1°) L’intérêt légitime justifié par la généricité ou la descriptivité du terme
Le premier motif susceptible de venir au soutien d’un droit ou d’un intérêt légitime du registrant se trouve dans le caractère inappropriable du mot, du terme ou de l’expression composant le nom de domaine.
Il est de règle que les mots, termes et expressions génériques ou descriptifs ne peuvent faire l’objet d’une appropriation par un droit de marque (à moins qu’ils n’aient acquis une signification propre).
Partant de là, une portion significative des décisions UDRP considère que si l’intention du défendeur est d’exploiter le caractère générique ou descriptif d’un mot ou d’une série de mots sans intention de tirer partie de la marque du demandeur, alors il dispose d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux [6].
En conséquence, on considère souvent que l’acquisition d’un nom de domaine constitué d’un mot du dictionnaire exploité pour désigner un site parking peut constituer une offre légitime de biens ou de services [7].
Mais encore faut-il que le titulaire du nom de domaine prouve qu’il utilise celui-ci dans une acception générique ou descriptive [8], et non d’une manière propre à générer un risque de confusion avec la marque opposée par le requérant.
2°) L’antériorité du nom de domaine sur la marque opposée
Le nom de domaine peut constituer une antériorité opposable erga omnes. Par conséquent, on ne saurait qualifier d’abusif l’enregistrement d’un nom de domaine identique à une marque si le premier est antérieur à la seconde. On considère en toute logique que le registrant du nom de domaine n’était pas en mesure de connaître une marque alors inexistante.
Cette antériorité du nom de domaine constitue un droit ou intérêt légitime au sens des principes UDRP. C’est ainsi que le titulaire du nom de domaine tamarind.com, enregistré en 1995, n’a pas pu être inquiété par une société propriétaire d’une marque identique mais postérieure même si le nom disputé, longtemps inexploité, identifiait, au jour de la requête en UDRP, un site parking générant des liens commerciaux [9].
3°) L’intérêt légitime justifié par un site “en construction”
Un nom de domaine étant unique, la prudence veut que l'on invite généralement l’exploitant d’un site Internet en devenir à enregistrer son ou ses noms de domaine avant la finalisation du site (et même avant le début de son développement). Un nom de domaine peut donc exister bien avant le lancement du site Internet auquel il est destiné à être connecté. Afin d’optimiser son rendement et commencer à percevoir les fruits de ce nom, il est permis de le connecter provisoirement à un site parking orné de liens commerciaux.
La décision D2008-0127 offre une illustration intéressante d’un cas de rejet justifié notamment par le fait que la collection des éléments nécessaires à la construction du site Internet pouvait prendre plusieurs années (pour un site de philatélie) et que la connexion du nom disputé à un site parking ne constituait pas la motivation première du défendeur mais simplement une manière facilement accessible de le stocker en attendant la réalisation définitive du projet [10].
Toutefois, il appartient au défendeur de démontrer qu’un site Internet est effectivement en cours d’élaboration [11] et que, prospectivement, il sera conforme aux principes UDRP, étant precisé que le caractère loyal de l’utilisation future du nom de domaine ne saurait légitimer son utilisation abusive actuelle [12].
Remarquons cette décision dans laquelle l’expert unique s’est même autorisé à présumer de l’illégalité du site Internet envisagé au regard de la loi française. En l’espèce, le défendeur expliquait avoir enregistré le nom disputé par anticipation de manière à pouvoir en disposer lorsque la législation française en la matière se sera assouplie. L’expert avait alors douté de la crédibilité du défendeur en décidant que même si la législation française venait à s’assouplir, il n’était pas certain qu’il obtienne la licence nécessaire à l’exploitation d’un casino en ligne au motif qu’il n’était pas un ressortissant français [13]. Soulignons au passage l’intérêt que revêt cette décision au regard de la possibilité pour l’expert de se prononcer sur des considérations d’ordre public.
Le temps passé entre l’enregistrement du nom de domaine et la requête en UDRP est également pris en consideration pour déterminer si le titulaire du nom de domaine l’a légitimement enregistré dans la perspective d’identifier un site Internet. Par exemple, l’absence de site Internet effectif quatre ans [14], et a fortiori douze ans après l’enregistrement du nom de domaine ne joue pas en faveur du défendeur [15].
[La deuxième partie de ce dossier sera publiée le mercredi 18 mars sur Domainesinfo.fr]
Pour aller plus loin :
[1] D2008-1675, Western Union Holdings, Inc. v. Private Whois Escrow Domains Private Limited / Comdot Internet Services PVT. Ltd.., Laksh Internet Solutions Private Ltd., Pluto Domain Services Private Ltd., Compsys Domain Services Private Ltd.., January 20, 2009 ; D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008 ; D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008 ; D2007-1143, Owens Corning v. NA, October 1, 2007. V. également : N. Dreyfus, Les sites parking, Propr. ind. 2006, Alerte 111.
[2] La présente étude se limite aux seules décisions UDRP, à l’exclusion des décisions PARL et ADR.EU.
[3] FA 1124299, Solstice Marketing Corporation v. GreenTree Hosting, LLC., February 8, 2008.
[4] En ce sens, voir par exemple : D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008 ; DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008 ; D2008-1646, Stanworth Development Limited v. BWI Domain Manager, December 15, 2008 ; D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008.
[5] D2008-1675, Western Union Holdings, Inc. v. Private Whois Escrow Domains Private Limited / Comdot Internet Services PVT. Ltd.., Laksh Internet Solutions Private Ltd., Pluto Domain Services Private Ltd., Compsys Domain Services Private Ltd.., January 20, 2009 ; D2008-0111, Digital Platform Iletisim Hizmetler A.S. v. Digiturk Co., March 20, 2008 ; D2008-1239, Compagnie Gervais Danone v. Domain Management, S. H., September 22, 2008 ; D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008 ; D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008 ; FA 1163688, Scottish Ballet v. Duncan Macleod a/k/a DuncanSketch, May 20, 2008 ; DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008.
[6] D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008.
[7] D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008 ; D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008 ; DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008 ; V. également : N. Dreyfus, Utilisation de noms de domaine comme liens commerciaux, Propr. ind. 2006, Alerte 127.
[8] D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008.
[9] FA 1128992, TamarindArt LLC v. Last Mile Research, LLC, March 3, 2008.
[10] D2008-0127, Hurriyet Gazetecilik Ve Matbaacilik A.S. v. Infomed, March 30, 2008.
[11] D2008-0928, Mediastay contre M. A., 12 août 2008.
[12] D2008-1474, Serta Inc. v. C. D., November 20, 2008.
[13] D2008-0928, Mediastay contre M. A., 12 août 2008.
[14] DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008.
[15] D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008.
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