UDRP : la preuve de la mauvaise foi, difficile mais pas impossible
En UDRP, la preuve de la mauvaise foi du défendeur peut être particulièrement complexe, en particulier lorsque le demandeur n’est pas connu dans le pays du défendeur. Il existe pourtant des circonstances permettant de dépasser ces difficultés, comme en atteste la décision D2008-0023 relative au nom de domaine centraledesparticuliers.com.
LES FAITS
Le 12 janvier 2000, Foreign Dimension, société incorporée à Hong Kong, a enregistré le nom de domaine centraledesparticuliers.com qu’elle utilise pour désigner un site Internet présentant, en français, des offres de vente entre particuliers accompagnés de liens commerciaux.
La SAS française Carboatmedia a acquis une famille de signes distinctifs dont les dénominateurs communs sont "La Centrale" et "La Centrale des Particuliers" ;
- le titre "La Centrale des Particuliers" désignant, depuis 1970, une revue présentant des offres proposées par des particuliers dans les domaines de l’immobilier et de l’automobile ;
- les marques dénominatives françaises "La Centrale des Particuliers", enregistrées en 1990 et en 2000, mais reproduite sur le site Internet de la société dès 1996 ;
- plusieurs marques "La Centrale" enregistrées en 2000.
Forte de ses droits, Carboatmedia a engagé une procédure UDRP à l’encontre de Foreing Dimension afin d’obtenir le transfert du nom de domaine centraledesparticuliers.com.
Elle a obtenu gain de cause par une décision D2008-0023 rendue le 6 mars 2008 par une commission administrative [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
Le cybersquatting, tel qu’il est caractérisé dans les principes UDRP, n’est pas la contrefaçon : la contrefaçon fait appel au principe de territorialité et rend inopérante la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur présumé ; le cybersquatting repose essentiellement sur la notion de mauvaise foi mais ne requiert pas la territorialité.
La décision rapportée présente un grand intérêt sur le terrain de la démonstration de la mauvaise foi par la preuve de la connaissance par le titulaire du nom de domaine de la marque du demandeur.
Cette preuve est "diabolique" (I), mais pas impossible (II).
I – Une "preuve diabolique"…
En UDRP, où il faut caractériser le cybersquatting, et par conséquent, la mauvaise foi du défendeur, la preuve de cette connaissance de la marque brandie par le demandeur est un obstacle incontournable.
Cet obstacle peut présenter différents niveaux de difficulté, au gré des circonstances de l’affaire.
Il sera notamment plus facile de prouver que le titulaire du nom de domaine litigieux connaissait ou ne pouvait ignorer la marque du demandeur dans les hypothèses où ce dernier i) dispose du marque notoire ou de renommée, ii) d’une marque enregistrée dans le pays du défendeur ou bien iii) s’il exerce son activité dans le pays du défendeur.
Mais qu’en est-il de la situation dans laquelle une société française, qui introduit une UDRP à l’encontre d’une société dont on sait seulement qu’elle est immatriculée à Hong Kong, n’invoque dans la procédure que des marques françaises sans avancer aucun argument laissant supposer qu’elle exercerait une activité à Hong Kong ou qu’elle y serait connue ? En d’autres termes, comment prouver qu’un individu domicilié de l’autre côté de la planète a enregistré, en toute connaissance de cause, un nom de domaine similaire ou identique à une marque enregistrée et utilisée dans un lointain pays, et uniquement dans ce pays ?
En de telles circonstances, l’expression "preuve diabolique" prend toute sa signification. En atteste le triste sort réservé aux noms de domaine france2.com et france3.com enregistré par un ressortissant coréen (pour désigner un site à caractère pornographique) qui échappa à une décision de justice française dont l’exequatur fut refusé par le juge de Séoul au motif que les marques "France 2" et "France 3" n’étaient pas connues en Coréen [2].
II – … mais pas impossible
Malgré les circonstances de l’espèce, la demanderesse est parvenue à démontrer que la défenderesse avait connaissance de ses marques "La Centrale" et "La Centrale des Particuliers".
Au préalable, il convient de préciser que la demanderesse avait démontré, prima facie, que la défenderesse ne détenait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom litigieux et que, par conséquent, le renversement de la charge de la preuve devait s’opérer. Or, la défenderesse n’avait exprimé aucun argument susceptible d’emporter la conviction de la commission administrative. En UDRP, le défaut de droit ou intérêt légitime ne se résout pas systématiquement par le transfert du nom de domaine, mais il œuvre fortement en ce sens.
Ainsi la preuve de l’absence de droit ou intérêt légitime est relativement facile. Celle de la mauvaise foi peut se révéler très complexe, mais pas impossible.
En l’espèce, l’exploitation d’un faisceau d’indices devait guider la commission administrative vers la conviction que la défenderesse connaissait effectivement la marque "La Centrale des Particuliers" dont la demanderesse est propriétaire.
Plusieurs indices laissaient entendre que la défenderesse avait choisi ce nom de domaine en connaissance de cause pour refléter la marque de la demanderesse :
- le choix d’un nom de domaine en français (la commission va même jusqu’à remarquer que la grammaire française a été respectée) ;
- l’identité des signes (centraledesparticuliers.com est identique à la marque "La Centrale des Particuliers") ;
- la connexion du nom de domaine litigieux à un site Internet en français et, par conséquent, s’adressant à un public français ;
- le caractère concurrent dudit site.
Ainsi étaient prouvées la connaissance de la marque, et avec elle la mauvaise foi de la défenderesse, de sorte qu’il fut ordonné que centraledesparticuliers.com soit transféré.
Les circonstances de l’affaire posent un certain nombre de difficultés pouvant justifier le recours aux enregistrements préventifs.
Pour aller plus loin :
[1] D2008-0023, Carboatmedia société par actions simplifiée v. Foreign Dimension, March 6, 2008
[2] La société France Télévisions avait assigné le titulaire des noms de domaine en référé devant le Tribunal de grande instance de Nanterre qui en avait ordonné le transfert par une ordonnance du 17 mai 2001, mais une décision coréenne s’y est opposée. En principe, les décisions de justice prévalent sur les décisions UDRP qui ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée. Néanmoins, trois décisions UDRP des 29 janvier 2002 (D2001-1322) , 30 janvier 2002 (D2001-1300) et 9 mai 2003 (D2002-1181) refusaient d’accorder le transfert des noms.
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