L’inexploitation d’un .EU sur deux ans : preuve de mauvaise foi ?
Une interprétation de la version allemande du règlement n° 874/2004 relatif au .eu répond à cette question par l’affirmative mais une récente décision ADR.EU fondée sur le règlement anglais affirme le contraire.
LES FAITS
La société allemande Precitec KG utilise cette dénomination sociale depuis 1971. Outre cette dénomination sociale reconnue et protégée par la loi allemande, elle est propriétaire d’une marque allemande "Precitec" et d’une marque communautaire "Precitec". Elle est également titulaire des noms de domaine precitec.de, precitec.com, precitec.us, precitec.org, precitec.cn, precitec.co.jp, precitec.co.kr, precitec.fr et precitec.ch.
Malgré ces droits antérieurs, la société allemande Precitec KG n’est pas parvenue à obtenir l'enregistrement de precitec.eu, qui aurait pourtant utilement complété ce portefeuille.
C'est la société néerlandaise Precitec BV qui l'a devancée. Cette dernière utilise la dénomination "Precitec" depuis 1984 et est titulaire du nom de domaine precitec.nl.
Ces deux sociétés coexistent de manière non concurrentielle. La société allemande et la société néerlandaise ont toutes deux fort intérêt à contrôler le nom de domaine precitec.eu, et elles s’observent. Depuis l’enregistrement de ce nom, la société allemande n’a eu de cesse de surveiller l’utilisation qui en est faite par la société néerlandaise.
En septembre 2008, soit deux ans après l’enregistrement de precitec.eu, celui-ci n’était toujours utilisé. Precitec KG engagea alors une ADR.EU à l’encontre de Precitec BV sur le fondement de l’article 21 (3) b) ii) du règlement n° 874/2004 : selon la demanderesse, cette disposition obligerait le titulaire d’un nom de domaine .eu à l’utiliser dans les deux années suivant son enregistrement ; l’absence d’utilisation dans ce délai constituerait une preuve irréfragable de mauvaise foi justifiant le transfert du nom litigieux.
L’interprétation avancée par la demanderesse n’a pas séduit l’expert qui a prononcé une décision de rejet [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
En l’espèce, le débat portait sur le point de savoir si l’inexploitation d’un nom de domaine .eu deux ans après son enregistrement constitue une preuve de mauvaise foi. Précédemment, plusieurs décisions ADR.EU s’étaient prononcées par l’affirmative [2]. Toutefois, on ne doit pas négliger le fait que ces décisions ont été rendues à l’issue d’affaires dans lesquelles la langue de la procédure était l’allemand, de sorte que les experts se sont prononcés en se référant à la version allemande de l’article 21 (3) b) ii) du règlement n°. 874/2004. Or cette version ne donne pas à cette disposition la portée que la version anglaise lui attribue. En conséquence, l’application de l’article 21 (3) b) ii) diverge selon que la procédure se déroule dans telle ou telle langue, ce qui aboutit à une véritable cacophonie (I).
Sachant qu’aucune version linguistique du règlement n° 874/2004 ne saurait prévaloir sur les autres en vertu du principe d’égalité entre les langues officielles de l’Union européenne, l’expert devait redoubler d’ingéniosité pour rechercher, dans l’esprit du texte, une interprétation harmonieuse (II). (Cette partie sera publiée sur DomainesInfo.fr le mercredi 27 mai 2009).
I – La cacophonie du multilinguisme communautaire
La version allemande de l’article 21 (3) du règlement 874/2004 laisse entendre que cette disposition poserait une présomption irréfragable de mauvaise foi (A). Elle s’oppose à tout le moins aux versions française, anglaise, italienne, espagnole, portugaise, grecque, bulgare et polonaise à la lecture desquelles il apparaît qu’il ne s’agit que d’une présomption simple (B).
A/ L’absence d’utilisation du nom de domaine pendant deux ans : une présomption irréfragable de mauvaise foi
En l’espèce, la société demanderesse faisait reposer l’ensemble de son argumentation sur l’article 21 (3) b) ii) et l’interprétation qui en a été donnée dans deux décisions antérieures [3].
Ces décisions, rendues en allemand, se fondaient sur la version allemande de l’article :
"Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn (…) b) der Domänenname registriert wurde, um zu verhindern, dass der Inhaber eines solchen Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder eine öffentliche Einrichtung diesen Namen als entsprechenden Domänennamen verwenden kann, sofern: (…) ii) der Domänenname mindestens zwei Jahre lang ab der Registrierung nicht in einschlägiger Weise genutzt wurde".
Cela signifie : la mauvaise foi est démontrée si "le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que (…) ii) le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement".
Les décisions rendues au visa de la version allemande du texte ont eu pour effet de créer à la charge du titulaire du nom de domaine une obligation d’utilisation dont il ne saurait s’exempter par la preuve d’un intérêt légitime sur ce nom.
Une interprétation restrictive de la version allemande incitait donc la demanderesse à affirmer que l’absence d’utilisation du nom de domaine deux ans après son enregistrement constituait une preuve irréfragable de la mauvaise foi de son titulaire.
Fidèle à cette interprétation, la demanderesse rejetait même la preuve selon laquelle un site Internet était en cours de construction : la seule chose qui importe à la date anniversaire des deux ans de l’enregistrement du nom de domaine, c’est que ce dernier soit effectivement utilisé. Autrement dit, la production d’éléments prouvant l’existence de préparatifs ne suffirait pas à renverser la présomption de mauvaise foi.
C’est suivant ce raisonnement que monsieur Haug et madame Boltze, titulaires respectifs des noms de domaines haug.eu et boltze.eu, virent leur nom de domaine révoqués et transférés à des sociétés allemandes qui surent tirer partie de l’article 21 (3) b) ii) du règlement n° 874/2004. Bien que disposant d’un droit légitime sur un nom de domaine reproduisant leur nom patronymique, il fut décidé qu’en l’absence d’utilisation dans le délai prescrit, les noms de domaine, qui désignaient des sites en construction, avaient été enregistrés de mauvaise foi, avec l’intention d’empêcher un tiers éligible de l’enregistrer.
Nul doute que cette interprétation a indéniablement pour effet de créer une obligation d’utiliser un nom de domaine .eu.
Confortée par des décisions ADR.EU préalablement rendues dans des circonstances similaires, la demanderesse affirmait que l’existence d’un intérêt légitime sur le nom enregistré ne saurait combattre la preuve irréfragable de mauvaise foi constituée par l’absence d’utilisation.
En effet, il résulte incontestablement de l’article 21 (1) que le "nom de domaine est révoqué (…) quand [il] est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (…) et que ce nom de domaine a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi". Les versions linguistiques de cette disposition concordent : la seule preuve de la mauvaise foi suffit à obtenir la révocation du nom de domaine. Nul n’est besoin de démontrer – et c’est essentiellement ce qui distingue l’ADR.EU de l’UDRP – que le titulaire du nom de domaine ne dispose sur celui-ci d’aucun droit ou intérêt légitime.
Comme exposé ci-dessus, dans des cas précédents, l’existence d’un droit légitime conféré par un nom patronymique s’était révélé inopérant pour combattre la présomption de mauvaise foi tirée de la version allemande de l’article 21 (3) b) ii).
En l’espèce, la société défenderesse se retrouvait confrontée à la même difficulté : titulaire d’un droit légitime conféré par sa dénomination sociale utilisée depuis 1984, elle n’avait pas utilisé son nom de domaine precitec.eu depuis deux ans.
Autant dire que la voie était grande ouverte pour la demanderesse à qui la pratique ADR.EU souriait. Toutefois, c’était sans compter sur le fait que la procédure devait se dérouler non pas en allemand mais en anglais.
B/ L’absence d’utilisation du nom de domaine pendant deux ans : un simple indice de mauvaise foi
La version anglaise de l’article 21 (3) b) ii) est rédigée comme suit : "Bad faith (…) may be demonstrated, where (…) (b) the domain name has been registered in order to prevent the holder of such a name in respect of which a right is recognised or established by national and/or Community law, or a public body, from reflecting this name in a corresponding domain name, provided that (…) (ii) the domain name has not been used in a relevant way for at least two years from the date of registration".
La version française est identique : "la mauvaise foi peut être démontrée si (…) b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que (…) ii) le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement".
C’est également le cas des versions espagnole, portugaise, italienne, grecque, bulgare et polonaise.
Ces versions ramènent l’absence d’utilisation du nom de domaine à un simple indice de mauvaise foi susceptible de démontrer l’intention d’empêcher un tiers de jouir du nom litigieux. Dès lors, la démonstration de la mauvaise foi suivant l’article 21 (3) b) ii) suppose la preuve que le titulaire du nom de domaine l’a enregistré avec l’intention d’empêcher un tiers d’en disposer et que le nom de domaine n’a pas été utilisé pendant deux ans (passive holding).
Il en résulte que l’absence d’utilisation du nom de domaine pendant deux ans [4]. ne constitue pas une présomption irréfragable de la mauvaise foi du registrant mais un simple indice de mauvaise foi.
En définitive, si la langue applicable à la procédure devait être l’anglais, il n’en demeure pas moins que l’expert se trouvait confronté à deux interprétations diamétralement opposées. Il lui appartenait de dénouer cette difficulté.
Pour aller plus loin :
[1] ADR.EU, Precitec KG v. Precitec BV, March 9, 2009.
[2] ADR.EU No. 05231, Boltze Gruppe GmbH v. B. B., 13 octobre 2008 ; ADR.EU No. 05208, Haug GmbH & Co. KG c/ M. W. H, 12 janvier 2009 : Propr. Ind. 2009, No. 3, Alerte 42, par M.E. Haas ; ADR.EU No. 04990, Staer International SA c/ Pagini Favorite SRL LTD, 15 janvier 2009, Propr. Ind. 2009, No. 3, Alerte 43.
[3] ADR.EU No. 05231, Boltze Gruppe GmbH v. B. B., 13 octobre 2008 ; ADR.EU No. 05208, Haug GmbH & Co. KG c/ M. W. H, 12 janvier 2009 : Propr. Ind. 2009, No. 3, Alerte 42, par M.E. Haas.
[4] On devra même, dans les circonstances qui le requièrent, se demander si cette absence d’utilisation est ininterrompue ou non.
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