Le symbole financier est-il un droit de marque en UDRP ?
Un symbole financier (stock symbol ou ticker symbol) constitue-t-il un droit de marque au sens des principes UDRP ? Une récente décision concernant le nom de domaine googblog.com nous offre l’occasion de développer la question.
LES FAITS
Herit S., ressortissant indien, a enregistré le nom de domaine googblog.com en septembre 2008.
Après avoir, en vain, tenté de trouver un accord avec Herit S., Google Inc. a introduit une demande en UDRP auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après “le Centre”). La requête UDRP a ceci de particulier qu’elle reposait non seulement sur les droits issus des marques “Google” mais également de son symbole au téléscripteur (ci-après, "symbole financier") au NASDAQ “GOOG”.
Les circonstances aussi sont inhabituelles : le défendeur, qui n’avait fourni aucune réponse de le temps qui lui était imparti, avait néanmoins adressé au Centre un courrier dans lequel il reconnaissant sa mauvaise foi, consentait à transférer le nom de domaine googblog.com et présentait même ses excuses à la société Google Inc.
Compte tenu des circonstances, l’expert nommé par le Centre n’avait d’autre choix que d’ordonner le transfert du nom de domaine [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
On peut dégager une analogie entre les symboles financiers et les noms de domaine (I). Mais si les noms de domaine peuvent être considérés comme des marques au sens de l’article 4 a i) des principes UDRP, tel ne semble pas être le cas des symboles financiers (II).
I. Une analogie possible entre symboles financiers et noms de domaine
Un symbole financier (stock symbol ou ticker symbol) est une courte suite de lettres uniques utilisées de manière à identifier une société cotée sur une bourse particulière. Par exemple, les symboles financiers de Microsoft et de Google sont respectivement MSFT et GOOG.
Les noms de domaine ont parfois été présentés comme partageant certaines caractéristiques avec les symboles financiers [2], notamment celle de l’unicité à l’origine de laquelle se trouve la règle “premier arrive, premier servi” [3].
Déjà en 1970, il fut jugé, aux États-Unis, que l’utilisation d’un symbole financier était susceptible de créer un risque de confusion [4]. Plus récemment, une société nommée Imon Inc., propriétaire d’une marque “Imon”, avait poursuivi la société ImaginOn Inc. pour contrefaçon et concurrence déloyale commises par l’utilisation de l’expression “Imon.comtv” comme marque, le choix de “Imon” comme symbole financier et l’exploitation du nom de domaine imon.com [5].
II. La réception d’un symbole financier dans l’UDRP
L’article 4 a I) des principes UDRP oblige le demandeur à prouver qu’il est effectivement propriétaire de la marque à raison de laquelle il a engagé une procédure UDRP.
En l’espèce, la société Google brandissait l’utilisation de sa marque “Google” GOOGLE depuis sa création en 1997 et celle de son symbole financier au NASDAQ “GOOG” depuis 2004.
Remarquons que le nom de domaine litigieux googblog.com n’est identique ni à la marque “Google” ni au symbole financier “GOOG”. Toutefois, on serait tenté de penser que le symbole financier “GOOG” se rapproche davantage du nom de domaine dans la mesure où il constitue l’élément dominant de l’expression “googblog” et qu’il ne doit pas être tenu compte de l’extension .com.
Les symboles financiers sont souvent présentés par des demandeurs en UDRP pour justifier de leurs droits antérieurs légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il arrive que ce dernier soit identique au symbole financier [6] ou seulement similaire [7]. Parfois, la présence d’un symbole financier sert simplement à prouver la grande notoriété d’une société cotée en bourse, de manière à démontrer la mauvaise foi d’un défendeur ne pouvant ignorer la marque.
La question peut donc se poser de savoir si un symbole financier peut être considéré comme une marque au sens de l’article 4 a I) des principes UDRP.
Dans la quasi totalité des cas, les demandeurs soutiennent le transfert (voire la radiation) du nom de domaine au moins sur un droit de marque établi et sur leur symbole financier, lequel est parfois identique à cette marque (par exemple, Verizon, dont le symbole financier au NASDAQ est “VZ” est propriétaire de la marque “VZ”). Autrement dit, le symbole financier est présenté parmi d’autres droits antérieurs [9] mais rarement seul. Dans de telles circonstances, il est rare que l’expert ou la commission administrative se prononce sur la capacité d’un symbole financier à jouer le rôle de marque au sens de l’article 4 a I) des principes UDRP. La décision D2009-0405 relative au nom googblog ne fait pas exception.
Toutefois, nous pouvons citer trois décisions UDRP dans lesquelles l’expert ou la commission administrative ont développé leur position.
La première est issue d’une procédure UDRP conduite par le NAF sous le numéro FA 506772. Le raisonnement de la demanderesse reposait sur la célèbre affaire Waterman-Bic Pen Corp. v. Beisinger Industries Corporation, qu’elle interprétait en ce sens que le symbole financier constitue un identifiant protégeable par la théorie du risque de confusion. L’expert a rejeté cette analyse et la société First Place Financial Corp. ne démontrant pas le droit de marque nécessaire au transfert du nom de domaine fut déboutée de sa demande [10].
La seconde affaire fut administrée par le Centre de l’OMPI sous le numéro D2002-0272. Le nom de domaine litigieux était mrx.com. La demanderesse faisait valoir pour seul droit antérieur un droit de marque issu du symbole financier qu’elle utilise au New York Stock Exchange (NYSE). La demande de transfert fut rejetée pour deux raisons. D’abord, l’expert refuse de permettre à un symbole financier qui n’est utilisé que dans un contexte d’investissement, et non pour désigner des produits ou des services, d’accéder à la qualification de “marque” au sens de l’article 4 a I) des principes UDRP. L’argumentation développée par l’expert nous paraît contestable car elle ne prend sans doute pas assez en considération l’esprit même de l’UDRP qui est de lutter contre le cybersquatting. Le second argument est plus convainquant : la demanderesse n’avait commencé à utiliser le symbole financier “MRX” que trois ans après l’enregistrement du nom de domaine litigieux [11].
Enfin, un troisième cas, administré par le Centre de l’OMPI sous le numéro D2006-1436, aboutit à une solution plus radicale : la société demanderesse ne peut se prévaloir d’un droit de marque, au sens de l’UDRP, sur le symbole financier qui l’identifie au NASDAQ, puisqu’elle a reconnu, dix ans auparavant, que ce symbole était la propriété exclusive du NASDAQ [12].
En définitive, les rares décisions qui ont eu à répondre à la question de savoir si un symbole financier constitue une marque au sens des principes UDRP se sont prononcées par la négative.
Cette position, nous semble-t-il, est trop réductrice de l’ambition que se sont donnée les rédacteurs de l’UDRP : dès lors qu’un signe utilisé dans la vie des affaires est enregistré de mauvaise foi, le cybersquatting est caractérisé et le transfert devrait être ordonné.
Pour aller plus loin :
[1] WIPO, D2009-0405, Google Inc. v. Herit S., May 15, 2009.
[2] C. Oppedhal, Remedies in Domain Names Lawsuits: How Is A Domain Name Like A Cow?, John Marshall Journal of Computer and Information Law, Spring 1997, L. 437.
[3] C. Oppedhal, Remedies in Domain Names Lawsuits: How Is A Domain Name Like A Cow?, John Marshall Journal of Computer and Information Law, Spring 1997, L. 437, citant la célèbre affaire MDT v. NY Stock Exchange.
[4] Waterman-Bic Pen Corp. v. Beisinger Industries Corp., 321 F. Supp. 178, 169 U.S.P.Q. 163 (S.D.N.Y. 1970).
[5] 90 F. Supp. 2d 345 (S.D.N.Y. 2000).
[6] For examples : WIPO, D2006-1436, ASML Netherlands BV v. Robert M., January 30, 2007 ; WIPO, D2002-0272, The Medicis Pharmaceutical Corporation v. MRX Technologies, Inc., and Neil Gerardo, August 22, 2002 (panel commission) (denied) ; NAF, FA 506772, First Place Financial Corp. v. Michele Dinoia c/o SZK.com, August 22, 2005 ;
[7] See i.e. WIPO, D2005-0033, Immunex Corporation and Amgen Inc. v. Harold Adkins and Infotek, Inc., April 1, 2005 ; NAF, FA 806329, Verizon Trademark Services LLC v. Rocky Production, November 8, 2006 ; WIPO, D2009-0264, SAP AG v. Domains by Proxy, Inc. / Sales, April 20, 2009 ; NAF, FA 94425, Veritas DGC, Inc. v. The Collectors Source and Edward T. A., May 8, 2000 ; WIPO, D2001-1427, Z-Tel Technologies, Inc., v. Domain Deluxe, February 20, 2002.
[8] NAF, FA 506772, First Place Financial Corp. v. Michele Dinoia c/o SZK.com, August 22, 2005 ; Gaiam Inc. stock is traded in the United States on the NASDAQ stock exchange under the ticker symbol of “Gaia” and is owner of a Gaia trademark ; NAF FA No. 112469, Gaiam, Inc. v. Nielsen, July 2, 2002. Z-TEL trademarks z-tel.com and ztel.com Complainant Company is traded on the NASDAQ stock exchange under the ticker symbol ZTEL WIPO, D2001-1427, Z-Tel Technologies, Inc., v. Domain Deluxe, February 20, 2002.
[9] NAF, FA 506772, First Place Financial Corp. v. Michele Dinoia c/o SZK.com, August 22, 2005.
[10] WIPO, D2002-0272, The Medicis Pharmaceutical Corporation v. MRX Technologies, Inc., and Neil G., August 22, 2002.
[11] WIPO, D2006-1436, ASML Netherlands BV v. Robert M., January 30, 2007.
Lettre gratuite
Sur votre site
RSS
.JPG){kind=small}
Imprimer la chronique
Envoyer la chronique
= requiert un