Comment le titulaire du nom de domaine mis en demeure de procéder à son transfert peut-il se défendre face au propriétaire d’une marque devant une juridiction française ? Voici les principaux éléments de réponse.
Le propriétaire d’une marque protégée en France entendant faire cesser l’utilisation d’un nom de domaine doit démontrer cumulativement que :
- sa marque est antérieure au nom de domaine (principe d’antériorité) ;
- les produits ou services offerts ou promus via le nom de domaine sont identiques ou similaires à ceux désignés dans le certificat d’enregistrement de la marque (principe de spécialité) ;
- sa marque est distinctive (principe de distinctivité) ;
- les produits ou services offerts ou promus sont disponibles sur le territoire français (principe de territorialité).
Si le titulaire du nom de domaine prouve que l’une de ces conditions fait défaut, l’action en contrefaçon n’aboutira pas et il pourra garder la maîtrise du nom de domaine. Accessoirement, il pourra, si les circonstances le permettent, introduire une demande reconventionnelle en procédure abusive.
I – Le principe d’antériorité
En France, une marque n’est protégée que si elle a été déposée et enregistrée auprès i) de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour une marque française, ii) de l’Office pour l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) pour une marque communautaire ou iii) de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour une marque internationale désignant la France.
La date à laquelle le droit de marque est conféré est celle du dépôt.
Si le nom de domaine a été enregistré avant le dépôt de la marque, le titulaire du premier dispose d’une antériorité potentiellement opposable à la seconde, selon les circonstances suivantes :
- s’il est présenté comme un signe distinctif, le nom de domaine doit remplir la condition de distinctivité (être ni générique, ni descriptif) et être exploité dans le commerce de manière à constituer un signe distinctif opposable à une marque postérieure ;
- s’il ne constitue qu’un mot générique ou descriptif, il est opposable à la marque en tant que chose commune, que l’on ne peut se réserver comme droit de marque.
Si le nom de domaine a été enregistré après le dépôt de la marque, c’est le propriétaire de la marque qui dispose d’une antériorité potentiellement opposable. Pour que la marque soit parfaitement opposable au nom de domaine, elle devra remplir les autres conditions.
II – Le principe de spécialité
Lors du dépôt de sa marque, le propriétaire a désigné, à travers des classes de la Classification internationale de Nice, un certain nombre de produits et/ou services. La marque n’est enregistrée et protégée que pour les produits et/ou services qu’elle désigne.
Si le titulaire du nom de domaine en fait une utilisation dans la vie des affaires pour désigner un site Internet offrant ou promouvant des produits ou services similaires ou identiques à ceux désignés dans le certificat de marque, la contrefaçon pourra être retenue. Le propriétaire de la marque pourra exiger le transfert à son profit du nom de domaine ou sa radiation. La contrefaçon sera néanmoins écartée si le propriétaire de la marque n’en a fait pas fait une utilisation sérieuse pour les produits et services couverts dans les cinq ans suivants son enregistrement (dans ce cas, le titulaire du nom de domaine pourra introduire une demande reconventionnelle en déchéance totale ou partielle de la marque).
Si, au contraire, le nom de domaine est utilisé dans la vie des affaires pour connecter un site Internet offrant ou promouvant des produits ou services différents, la contrefaçon ne sera pas caractérisée. Toutefois, si la marque opposée est une marque notoire ou de renommée, le titulaire du nom de domaine risque d’engager sa responsabilité civile.
III – Le principe de distinctivité
Une marque n’a de valeur juridique que si elle est distinctive à l’égard des produits et services qu’elle désigne. Une marque dont la distinctivité fait défaut encourt la nullité. Elle ne doit donc pas être constituée exclusivement d’un terme générique ou d’un terme descriptif. Cette exigence de distinctivité résulte de l’interdiction de s’approprier ou de se réserver des mots nécessaires aux concurrents.
Par conséquent, l’enregistrement et l’utilisation (y compris la mise en vente) d’un nom de domaine reproduisant de manière identique un mot générique ou descriptif ne contreviennent pas aux dispositions légales.
IV – Le principe de territorialité
Une marque est enregistrée pour un territoire choisi. Il peut s’agir d’un pays (la France pour une marque française) ou d’une région (l’Union européenne pour la marque communautaire). Le principe de territorialité veut que la marque ne soit protégée que dans les pays dans lesquels elle est enregistrée.
L’application de ce principe aux conflits entre marques et noms de domaine pose certaines difficultés dues au fait que l’Internet couvre (sauf filtrage) potentiellement l’ensemble des pays dans lesquels il est possible d’enregistrer une marque.
Toutefois, le juge français considère que le simple fait d’offrir des produits ou des services ou de les promouvoir à destination du public ou du consommateur français suffit à considérer que lesdits produits ou services sont disponibles sur le territoire français. On détermine si le public ou le consommateur est visé par le site grâce à l’analyse d’indices non exclusifs tels que l’absence d’exclusion expresse du public français, la disponibilité du site en langue française, la présence de liens commerciaux en langue française, la possibilité de payer euro, l’existence d’une adresse en France, etc.
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