L’enregistrement de noms de domaine antérieurs à la création d’une société déposant des marques identiques constitue-il un acte de cybersquatting au sens de l’UDRP ? A défaut de prouver que le défendeur n’a aucun intérêt légitime et qu’il a effectivement eu vent de la création de la société sous ce nom, la réponse est négative.
LES FAITS
La demanderesse est la banque Al Hilal Bank. Elle se présente comme une nouvelle banque respectant la loi islamique dont la création par le Gouvernements des Émirats Arabes Unis en 2007 avait été annoncée dans le courant de l’année 2006.
Elle a successivement demandé l’enregistrement de marques nominales (en anglais et en arabe) et semi-figuratives "Al Hilal Bank" aux Émirats Arabes Unis (dépôt le 26 novembre 2007 ; enregistrement le 16 juin 2008), au Liban (dépôt et enregistrement le 24 avril 2008) et au Maroc (dépôt le 28 mars 2008).
Elle est également titulaire des noms de domaine bankalhilal.net et bankalhilal.org (enregistrés le 9 avril 2007), alhilalbank.biz (enregistré le 12 avril 2007) et bankalhilal.com (enregistré le 9 septembre 2007).
Ces noms de domaine ont été enregistrés par Monsieur M., membre rapporteur du Comité des Fondateurs de la société Al Hilal Bank constituée par le Gouvernement d’Abu Dhabi.
Alors qu’il s’apprêtait à enregistrer des noms de domaine pour la banque Al Hilal Bank, Monsieur M. s’est aperçu que les noms de domaine alhilalbank.com, alhilalbank.net et alhilalbank.org avaient été enregistrés par Monsieur R. le 31 octobre 2006.
Dans un courrier électronique du 28 mars 2007, Monsieur M. écrivait à Monsieur R., à propos du nom de domaine alhilalbank.com :
"Pouvons-nous discuter de la vente du nom de domaine ? J’apprécierais beaucoup qui vous me répondiez avec un prix. J’ai l’intention de l’utiliser pour désigner une nouvelle société financière, mais je préfère m’assurer que le nom n’est pas sujet à controverse, au quel cas je devrais penser à un autre nom".
Devant le refus de Monsieur R., la société Al Hilal Bank a introduit une procédure UDRP à l’encontre de Monsieur R.
Répondant aux allégations de la société Al Hilal Bank, Monsieur R., qui se présente fort d’une expérience substantielle dans la finance depuis vingt ans, a objecté au transfert des noms litigieux par un l’existence d’un droit et d’un intérêt légitime justifié par la création concomitante d’une banque en ligne également baptisée “Al Hilal Bank” le 31 octobre 2006.
Considérant les droits et intérêts de Monsieur R. comme plausibles, la commission administrative réunie sous les auspices du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a rejeté la demande de transfert des noms de domaine [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
La décision rapportée offre une rare illustration du risque non maîtrisé de l’effet d’annonce sur la sécurisation d’une marque ou d’un portefeuille de marques.
Elle n’est pourtant pas isolée. Souvenons nous par exemple de ce jugement du Tribunal de grande instance du 30 novembre 2001 qui avait condamné un salarié de Radio France pour avoir enregistré les noms de domaine noms de domaine francebleue.com et france-bleue.com immédiatement après que son employeur ait annoncé la création de France Bleu, en interne [2]. L’effet d’annonce est également créateur de cybersquatting dans le domaine boursier, à l’occasion de fusions et acquisitions.
Mais encore faut-il, dans le cadre d’une procédure UDRP, réussir à prouver i) que le titulaire du nom de domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime sur les noms litigieux et ii) qu’il est de mauvaise foi et, partant, qu’il connaissait la marque brandie dans la procédure contre les noms de domaine litigieux.
Or les trois noms litigieux, enregistrés le 31 octobre 2006, sont tous antérieurs au premier dépôt de marque par la demanderesse (celui du 26 novembre 2007 aux Émirats Arabes Unis).
Si la commission administrative reconnaît que l’antériorité du nom de domaine ne permet pas systématiquement d’écarter la mauvaise de son titulaire, il faut admettre que la preuve de la mauvaise foi s’en trouve alourdie. En l’occurrence, elle ne put être apportée pour les raisons suivantes :
le défendeur a démontré un droit ou intérêt légitime plausible, prouvant qu’un projet concurrent portant le même nom était en cours, dont la crédibilité est renforcée par une expérience substantielle dans la finance depuis vingt ans ;
la société demanderesse n’a pas prouvé que le défendeur avait connaissance de la marque "Al Hilal Bank" au jour de l’enregistrement des trois noms de domaine (le 31 octobre 2006), les pièces produites au soutien de la thèse selon laquelle le défendeur aurait enregistré les noms de domaine à la suite de l’annonce publique de la création de la banque Al Hilal Bank ne remontant que jusqu’en mars 2007.
Pour aller plus loin :
[1] D2009 0133, Al Hilal Bank v. Stephen R., April 6,2009.
[2] TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 30 novembre 2001.
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