Le demandeur à l’UDRP peut démontrer la mauvaise foi de son adversaire en apportant la preuve qu’il est un "cybersquatteur coutumier" de l’enregistrement et de l’utilisation abusive. Que recouvre cette expression ?
LES FAITS
La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) est propriétaire de nombreuses marques internationales "SNCF" et d’une série de noms de domaine incluant l’acronyme "sncf".
S’étant aperçue que la société berlinoise Domain Park Ltd. avait enregistré le nom de domaine ccesncf.net le 25 Octobre 2008, la SNCF lui adressa une lettre de mise en demeure pour obtenir le transfert de ce nom de domaine. Ce fut un coup d’épée dans l’eau puisque, le 1er décembre 2008, Domain Park Ltd. répondait qu’elle n’accepterait le transfert que moyennant, en retour, la somme de 500 dollars, correspondant soit-disant aux frais d’enregistrement.
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI fut saisi par la SNCF : au caractère manifestement intéressé de la réponse à la mise en demeure, il faut ajouter que la demanderesse pouvait établir ses prétentions sur :
- l’offre de vente du nom de domaine sur le site Internet ;
- l’existence de liens hypertextes vers des sites concurrents ;
- l’utilisation de la langue française ; et
- le caractère coutumier des méthodes utilisées par la société défenderesse.
Sans surprise, le transfert fut ordonné par une décision du 9 avril 2009 [1].
LE COMMENTAIRE DE DOMAINESINFO
L’article 4.a) des principes directeurs UDRP propose des exemples de comportements de mauvaise foi que l’expert ou la commission administrative est susceptible de retenir pour ordonner le transfert ou la radiation du nom faisant l’objet d’une procédure UDRP.
Parmi les exemples dressés dans cette liste non exhaustive, on compte notamment le fait que le titulaire du nom litigieux – défendeur dans la procédure UDRP – l’a enregistré "en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine" et qu’il est « coutumier d'une telle pratique ».
La preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi reposant sur les épaules du demandeur, la mise en œuvre de l’article précité suppose la démonstration de trois éléments :
la connaissance de la marque par le titulaire du nom de domaine ;
la volonté de ce dernier d’empêcher le propriétaire de la marque de reprendre celle-ci sous forme de nom de domaine ;
le titulaire du nom de domaine est coutumier de la pratique mentionnée au point précédent.
I - La connaissance de la marque par le titulaire du nom de domaine
Pour l’expert, le premier élément est satisfait : la défenderesse connaissait l’existence de la marque "SNCF" lorsqu’elle l’a enregistrée sous la forme d’un nom de domaine, la connaissance de la marque étant déduite du contenu du site Internet et, en particulier, des liens hypertextes dirigeant l’internaute vers des sites de sociétés concurrentes.
L’expert reconnaît également, quoique de manière plus implicite, qu’il est improbable que la défenderesse ait enregistré le nom ccesncf.net, sous-entendu pour "Comité Central d’Entreprise de la SNCF", sans en avoir jamais eu connaissance.
II - La volonté de ce dernier d’empêcher le propriétaire de la marque de reprendre celle-ci sous forme de nom de domaine
La preuve du deuxième élément peut se révéler plus complexe. Comment, en effet, démontrer que le titulaire d’un nom de domaine a précisément choisi d’enregistrer celui-ci pour empêcher un tiers d’en avoir la maîtrise ?
En réalité, il faut se demander ce qui a motivé le titulaire du nom de domaine à l’enregistrer. Autrement dit, pourquoi empêcher un tiers d’enregistrer un nom de domaine en particulier ? Formulée ainsi, la question peut faire naître des hypothèses, nombreuses et variées.
Force est néanmoins de reconnaître qu’en pratique, la volonté d’empêcher un tiers d’enregistrer un nom de domaine est le plus souvent commandée par un intérêt financier. Or les articles 4.b.i) et 4.b.iv) condamnent respectivement :
la mise en vente du nom de domaine ;
son utilisation pour, sciemment et à des fins lucratives, tenté d’attirer les internautes en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant.
En l’espèce, la volonté de la défenderesse d’empêcher le propriétaire de la marque de reprendre celle-ci sous forme de nom de domaine avait manifestement un intérêt financier. Ainsi le second élément était-il apporté.
III - Le titulaire du nom de domaine est coutumier de la pratique
La satisfaction du troisième élément appelle peu de commentaires. Il suffira généralement de joindre à la requête UDRP l’ensemble des décisions judiciaires et extrajudiciaires (UDRP ou autres) dans lesquels le défendeur a été convaincu d’enregistrement et/ou d’utilisation abusives de noms de domaine. Les décisions extrajudiciaires sont publiés sur les sites Internet des institutions de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine. Une recherche globale augmentera les chances de succès, c’est-à-dire dans les bases de données de la totalité des institutions, notamment :
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (UDRP, et la plupart des procédures extrajudiciaires relatives aux ccTLDs) ;
National Arbitration Forum (UDRP, usDRP);
CPR Institute (UDRP) ;
Asian Domain Name Dispute Resolution Center (dont le CIETAC et le HKIAC), notamment pour l’UDRP et la cnDRP ;
Czech Arbitration Court ;
Nominet (ukDRP) ;
CEPANI (beDRP).
En l’espèce, il fut démontré que la défenderesse avait été déchue de nombreux noms de domaine à l’issue de procédures extrajudiciaires.
Finalement, les éléments étaient réunis pour que la mauvaise foi de la défenderesse soit retenue, emporter ainsi le transfert du nom de domaine.
Pour aller plus loin :
[1] D2009-0116, Société Nationale des Chemins de Fer Français v. Domain Park Ltd., April 9, 2009.
Lettre gratuite
Sur votre site
RSS
.JPG){kind=small}
Imprimer la chronique
Envoyer la chronique
= requiert un