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Est-il possible d’enregistrer en tant que marque un terme descriptif des produits désignés par ladite marque ? Est-il utile d’enregistrer une marque se terminant par une extension ? Telles sont les questions auxquelles l’USPTO et le juge américain ont été confrontés à propos d'une demande de marque portant sur le terme "mattress.com" (ce qui signifie matelas.com).
LES FAITS
En décembre 2005, Dial-A-Mattress, distributeur de matelas sur Internet, fit une demande auprès de l'USPTO, l'office américain des brevets et des marques, pour enregistrer la marque "Mattress.com", désignant des services en ligne dans le domaine de la literie (spécialement celui des matelas et des lits).
La demande d'enregistrement fut refusée par l'USPTO.
Selon l'office américain, une telle marque ne remplirait pas l'exigence de distinctivité requise pour les deux raisons suivantes :
Le terme "Mattress" (matelas) désigne les produits et services offerts par la société Dial-A-Mattress,
L'adjonction de l'extension .COM est inopérante (c'est-à-dire neutre), ce qui signifie qu'elle n'apporte pas à l'ensemble "mattress.com" une quelconque distinctivité.
Ce raisonnement amena l'USPTO à considérer que l'association des termes "mattress" et ".com" n'apportait aucune distinctivité aux yeux du public pertinent (ou, autrement dit, la catégorie des consommateurs recherchant des matelas).
Dial-A-Mattress interjeta appel, lequel fut rejeté par un arrêt du 17 novembre 2009 [1].
L’ANALYSE DE DOMAINESINFO.FR
La Cour rappelle l’impossibilité d’enregistrer comme marque un terme décrivant des produits désignés par ladite marque (I). De plus, la décision nous offre l’opportunité de discuter de l’utilité relative qu’il peut y avoir à enregistrer une marque se terminant par une extension (II).
I - Est-il possible d’enregistrer comme marque un terme descriptif des produits désignés par ladite marque ?
Le principe de spécialité des marques impose une réponse négative.
En effet, pour pouvoir être enregistrée, une marque doit être distinctive. Or une marque descriptive, par nature, ne peut être considérée comme distinctive.
La question se pose donc de savoir quand une marque est descriptive.
Pour y répondre, le juge se demande si le public assimile le terme "mattress.com" à un distributeur de matelas sur l'Internet.
Cela suppose une analyse de la marque dont l'enregistrement est demandé. Cette analyse repose sur une méthode bien connue et que la Cour rappelle : la distinctivité d'une marque repose sur une appréciation globale. Autrement dit, la marque doit être analysée comme un ensemble indissociable, c'est-à-dire les termes "mattress" et ".com" ensemble, et non séparément. La solution est identique à celle posée par le droit communautaire (et donc appliquée en France).
En l'espèce, la Cour confirme en tous points la décision de l'USPTO. Il est intéressant de noter, en outre, que la Cour n'écarte pas systématiquement les hypothèses (rares, selon elle) dans lesquelles l'adjonction d'une extension (par exemple, .COM) peut conférer à un terme la distinctivité que, seul, il n'avait pas.
II - Est-il utile d’enregistrer une marque se terminant par une extension ?
La décision de l'USPTO est révélatrice d’une pratique consistant à déposer des marques dont le suffixe correspond à une extension (un Top Level Domain).
Elle assouvit certainement le besoin de quiétude du propriétaire d’une famille de marques soucieux de renforcer la sécurité autour de ladite famille.
Cependant, cette pratique n’est pas toujours pertinente ou utile dès lors que l’extension est elle-même considérée comme inopérante.
La pratique ne peut se révéler utile, comme le précise la Cour, que si l’adjonction de l’extension permet de conférer une distinctivité propre à l’ensemble.
Le fait de greffer une extension derrière la marque peut provoquer des effets indésirables à l’occasion du lancement d'une nouvelle extension.
Supposons que l'ouverture de la nouvelle extension .ABC se fasse par étapes, comme c'est souvent le cas, et que le droit au nom de domaine soit soumis à l'existence préalable d'une marque.
Dans ce cas, il existe des raisons de penser que la demande d’enregistrement du nom de domaine mattress.abc reposant sur la preuve d’une marque "Mattress.com" pourrait être rejetée.
En effet, la marque "mattress.com" n’est pas identique au radical "mattress" du nom de domaine demandé mattress.abc.
Pour aller plus loin :
[1] In re 1800MATTRESS.COM IP, LLC: 2009 WL 3681828 (C.A.Fed.).
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• L'office américain des brevets et des marques refuse l'enregistrement de la marque "Mattress.com".
• Selon l'office américain, une telle marque ne remplirait pas l'exigence de distinctivité requise :
L'adjonction de l'extension .COM est inopérante.
• Une marque descriptive, par nature, ne peut être considérée comme distinctive.
• L'adjonction d'une extension n’est pas utile dès lors que l’extension est elle-même considérée comme inopérante, c'est-à-dire neutre.
• Le fait de greffer une extension derrière la marque peut provoquer des effets indésirables à l’occasion du lancement d'une nouvelle extension.
La demande de dépôt d'un nom de domaine sur la base de la marque risque d'être rejetée.
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