UDRP : défaut de marque et tentative de recapture illicite
Faute de marque, une décision UDRP déboute une société d’avocats de sa demande de transfert d’un nom de domaine reproduisant le sigle "BSA" et reconnaît en outre la mauvaise foi de la demanderesse pour procédure abusive.
LES FAITS
La société Bin Shabib & Associates est une société d’avocat ayant son siège à Dubaï. Elle est titulaire du nom de domaine bsa.ae (Emirats Arabes Unis) et a déposé une demande d’enregistrement de la marque "BSA" devant l’office de propriété intellectuelle des Emirats Arabes Unis. Elle invoque également une utilisation, comme marque d’usage, du sigle "BSA" depuis 2007.
La société Hebei IT Shanghai a acquis le nom de domaine bsa.com alors qu’il faisait l’objet d’une enchère. Elle l’exploite pour désigner un site parking.
N’ayant pu obtenir le transfert de ce nom de domaine à l’amiable, Bin Shabib & Associates a introduit une procédure UDRP à l’encontre de Hebei IT Shanghai.
La commission administrative a rendu une décision de rejet [1].
L’ANALYSE DE DOMAINESINFO.FR
Faute de démontrer être propriétaire d’une marque "BSA", la demanderesse n’a pas obtenu gain de cause (I). Au surplus, la commission administrative a estimé qu’elle avait engagé cette procédure de manière abusive (II).
I. – L’absence de marque
Dans une procédure UDRP, l’une des conditions nécessaires à l’obtention du transfert du nom de domaine est de prouver que l’on est titulaire d’une marque.
En l’espèce, Bin Shabib & Associates n’était pas, à proprement parlé, propriétaire d’une marque "BSA" enregistrée mais simplement déposée : en effet, seul l’enregistrement produit un effet rétroactif au jour du dépôt ; auparavant, la marque n’existe pas.
A défaut de marque enregistrée, il reste au demandeur de l’UDRP la possibilité de prouver qu’il est propriétaire d’une marque d’usage, non enregistrée. La reconnaissance d’une marque d’usage suppose une exploitation sérieuse et continue dans le commerce. Bien que Bin Shabib & Associates ait versé aux débats des pièces démontrant l’utilisation du sigle "BSA", la commission a estimé que cet usage n’était pas suffisamment ancien et soutenu.
En conséquence, la commission a considéré que Bin Shabib & Associates n’était pas propriétaire d’une marque "BSA".
Cette condition manquant, la demanderesse ne pouvant obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.
II. – Une procédure abusive
Les Règles d’application UDRP condamnent la tentative de recapture illicite d’un nom de domaine (Reverse domain name hijacking) : l’introduction d’une procédure UDRP de manière abusive est condamnable [2].
En l’occurrence, la commission a considéré que la demanderesse n’aurait pas dû introduire cette procédure UDRP.
Pour les experts, Bin Shabib & Associates aurait surestimé ses droits sur le sigle "BSA" pour tenter d’obtenir le transfert d’un nom de domaine.
Ils ajoutent que la demanderesse "ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes de la défenderesse sur le nom de domaine litigieux, ni même l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi". La commission reproche ainsi à la demanderesse d’avoir tenté d’obtenir le transfert du nom de domaine en étant, malgré tout, consciente que sa démarche, était vouée à l’échec.
Il n’est pas fréquent que les experts ou les commissions administratives reconnaissent qu’une procédure UDRP ait été engagée abusivement. On ne peut s’empêcher de penser que la qualité de la demanderesse, professionnelle du droit, n’est peut-être pas étrangère à la décision de la commission.
Pour aller plus loin
[1] NAF, FA 1287164, Bin Shabib & Associates (BSA) LLP v. Hebei IT Shanghai ltd c/o Domain Administrator, November 19, 2009.
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