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Une société non licenciée peut-elle s'octroyer le droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant la marque pour laquelle elle est simplement certifiée ? Une décision rendue dans le cadre d'une procédure usDRP apporte un éclairage sur ce cas particulier.
LES FAITS
La société MBTI Trust, Inc. a donné la marque "MBTI" en licence exclusive à Consulting Psychologists Press, Inc. (CPP). Ces deux sociétés détiennent une grande famille de marques et de noms de domaine ayant en commun l’acronyme "MBTI" (plusieurs marques américaines et 170 noms de domaine).
La société Training Services On Demand East, représentée par M. Franck W., est certifiée pour l’utilisation des produits de MBTI. Elle a enregistré le nom de domaine mbti.us le 5 janvier 2005, soit postérieurement à l’existence des signes distinctifs de MBTI et CPP.
C’est dans ces circonstances que MBTI a introduit une procédure usDRP à l’encontre de Training Services On Demand East et M. Franck W.
Le 1er décembre 2009, l’expert désigné par le National Arbitration Forum a ordonné le transfert du nom de domaine [1].
L’ANALYSE DE DOMAINESINFO.FR
Les principes usDRP exigent du demandeur qu’il prouve que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et qu’il a agi de mauvaise foi.
L’absence de droit ou intérêt légitime de la société certifiée
En l’occurrence, la question se posait de savoir si un quelconque droit ou intérêt légitime était conféré au défendeur en tant qu’utilisateur certifié des produits et des services du demandeur.
La réponse est négative : pour l’expert, le fait de pouvoir acheter et revendre lesdits produits et services ne saurait à lui seul conférer un droit ou un intérêt légitime à la société certifiée. Autrement dit, la certification ne confère pas la possibilité d’enregistrer un nom de domaine.
Cette solution ne souffre aucune contestation. Il appartient au propriétaire de la marque de décider si une société licenciée (exclusive ou non) est en mesure d’enregistrer des noms de domaine. Par conséquent, et même a fortiori, sauf clause contraire, une société non licenciée mais simplement certifiée ne saurait s’octroyer le droit d’enregistrement un nom de domaine sans porter atteinte aux droits du propriétaire de la marque.
Un comportement déloyal, des agissements de mauvaise foi
La mauvaise foi du défendeur est caractérisé par l’utilisation du nom de domaine pour promouvoir, certes des produits et services du défendeur, mais également des produits et services concurrents.
La concurrence déloyale est manifeste et la mauvaise foi prouvée.
La compétence de l’expert
Il faut également retenir de cette décision que l’expert n’a pas écarté sa compétence malgré le lien contractuel existant entre les parties.
En effet, la société MBTI (demanderesse) a donné la marque "MBTI" en licence exclusive à la société CPP qui a elle-même certifié la société Training Services On Demand East (défenderesse). Il existe donc bien un lien contractuel entre les parties. Or il arrive fréquemment qu’en présence d’un lien contractuel entre les parties, l’expert rejette sa compétence au profit des juridictions judiciaires, ce qui n’est pas toujours justifié.
En l’espèce, il faut se réjouir que l’expert ait maintenu sa compétence et prononcé le transfert du nom de domaine.
Cependant, il semble qu’au regard des circonstances de l’affaire, propices à l’octroi de dommages et intérêts, la société demanderesse aurait pu agir devant les juridictions américaines. Cela dit, la procédure usDRP n’est pas exclusive d’une procédure judiciaire et son épuisement ne l’empêche pas d’agir devant le juge américain.
Pour aller plus loin
[1] NAF, FA 1290762, MBTI Trust, Inc. v. Training Services On Demand East c/o Frank W., December 1, 2009.
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• Il appartient au propriétaire de la marque de décider si une société licenciée est en mesure d’enregistrer des noms de domaine.
• Une société non licenciée mais simplement certifiée ne saurait s’octroyer le droit d’enregistrement un nom de domaine sans porter atteinte aux droits du propriétaire de la marque.
• Qu'est ce que l'usDRP ?
L'usDRP est le dispositif de résolution des litiges pour les noms de domaine en .US. En droit des noms de domaine, les DRP constituent un corpus de dispositions régissant les méthodes électroniques de règlement des litiges destinées à résoudre les conflits nés de l'éligibilité, de l'accès, de l'enregistrent ou de l'utilisation d'un nom de domaine.
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