PARL : droits antérieurs et autorité d’une décision technique
Quels droits antérieurs sont exigés pour obtenir le transfert d’un nom de domaine dans le cadre d’un PARL par décision technique ? Quelle est la nature et l’autorité d’une telle décision technique ? Telles sont les interrogations auxquelles répondent deux décisions rendues dans la même affaire, entre les mêmes parties et pour les mêmes noms de domaine.
LES FAITS
La société italienne Cool S.r.l est spécialisée dans la conception, la commercialisation et la promotion de montres. Elle expose être titulaire des noms de domaine toy-watch.it, toy-watch.eu et toy-watch.us, avoir déposé une marque communautaire "Toywatch" et être cessionnaire de deux marques internationales "Toywatch" dont l’une ne désigne pas la France.
S’étant aperçue qu’en mai 2008, Monsieur H. avait réservé les noms de domaine toy-watch.fr et toywatch.fr, elle a saisi une première fois le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (CAM-OMPI) aux fins d'en obtenir le transfert. La demande ayant été rejetée par une décision du 13 janvier 2010 [1], la société Cool a formulé une nouvelle demande au CAM-OMPI, laquelle fut également rejetée par une décision du 2 avril 2010 [2].
L’ANALYSE DE DOMAINESINFO.FR
Les décisions rapportées présentent l’intérêt de rappeler salutairement ce que peut constituer un droit antérieur (I). La seconde décision doit appeler l’attention sur la question du re-filing (II).
I. - L’exigence d’un droit antérieur
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés sous l’extension française et la société demanderesse a choisi d’engager une PARL par décision technique. Pour que la demande de transfert puisse prospérer, la demanderesse devait démontrer être titulaire de droits antérieurs.
Dans la première décision, l’expert a décidé que la démonstration de l’existence d’un droit opposable était insuffisante.
S’agissant de la marque communautaire simplement déposée, il est constant qu’une marque déposée mais non encore enregistrée – à supposer qu’elle puisse l’être – n’est pas opposable aux tiers.
Il en va de même pour les marques acquises au terme d’une cession qui n’a pas été transcrite dans le bulletin concerné (en l’occurrence, la Gazette OMPI des marques internationales), mais encore faut-il que ladite marque internationale désigne la France pour pouvoir produire quelque effet dans l’hexagone.
Enfin, pour qu’un nom de domaine puisse bénéficier de la protection accordée au titre de la responsabilité civile délictuelle (concurrence déloyale), il est impératif qu’il soit effectivement exploité. Or la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle utilisait effectivement ses noms de domaine toy-watch.it, toy-watch.eu et toy-watch.us.
Dans tous les cas, l’opposabilité du droit requis suppose qu’il soit antérieur à l’enregistrement des noms de domaine litigieux, ce qui n’était pas le cas.
II. – Le re-filing de la PARL par décision technique
Le règlement PARL par décision technique ne prévoit pas la possibilité pour les parties de formuler une deuxième demande (re-filing), mais cette hypothèse n’est pas expressément exclue. Se pose donc la question de l’autorité de la chose jugée et d’une décision technique PARL et par conséquent, celle de l’admissibilité d’une deuxième demande.
L’expert souligne très utilement que seuls les jugements, sentences arbitrales et transaction bénéficient de l’autorité de la chose jugée et qu’une décision technique PARL ne saurait en aucun cas être qualifiée de jugement, de sentence arbitrale, ni de transaction. Il rappelle également qu’une seconde demande "ne peut aucun cas être assimilé à une instance d’appel".
Mais en l’absence de dispositions spécifiques dans le règlement PARL par décision technique, il convient de recourir au droit commun. La référence que fait l’expert à l’article 1351 du Code civil ne peut donc qu’être approuvée. Cet article dispose que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
L’expert explique que "le dépôt d’une nouvelle demande impliquant les mêmes parties et ayant pour objet une demande de transfert des mêmes noms de domaine dans le cadre d’une procédure PARL, ne peut être admise que dans ces circonstances limitées, et notamment si le Requérant est à même de faire valoir des faits nouveaux, intervenus postérieurement au dépôt de la première demande, et susceptibles d’avoir une incidence directe sur l’évaluation de son bien-fondé".
Les conditions d’admissibilité d’une seconde demande de PARL par décision technique pour un même nom de domaine entre les mêmes parties sont ainsi posées. Elles convergent en réalité vers celles dégagées par la jurisprudence UDRP, dont l’expert ne manque pas de s’inspirer.
Et l’expert de décider que la transcription de la cession de marque au bulletin est une circonstance qui "constitue un fait nouveau, intervenu postérieurement au dépôt de la première demande, et susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation de la recevabilité de la demande".
Ainsi la demanderesse est désormais titulaire d’un droit de marque opposable. Etait-ce suffisant pour que la demanderesse, forte de ce droit, puisse obtenir le transfert des noms tant convoités ?
L’expert apporte une réponse négative fondée sur l’absence d’utilisation commerciale au jour du dépôt de la première demande, le site Internet désigné par les noms litigieux n’ayant, par ailleurs, pas évolué substantiellement. Le temps s’était arrêté au jour du dépôt de la première demande.
[3] La PARL par décision technique ; la PARL par recommandation en ligne, la PARL par médiation et la Prédec.
• Marque déposée et marque enregistrée Une marque déposée, c'est-à-dire simplement demandée, n'est pas opposable aux tiers. La marque ne devient opposable que lorsqu'elle a été enregistrée et publiée au bulletin concerné. • Opposabilité d'une cession de marque Le cessionnaire d'une marque ne peut s'en prévaloir que si la cession de ladite marque a été inscrite au bulletin concerné. • Marque internationale La marque internationale n'est opposable aux tiers que dans les pays désignés par ladite marque. • Le re-filing "Le dépôt d’une nouvelle demande impliquant les mêmes parties et ayant pour objet une demande de transfert des mêmes noms de domaine dans le cadre d’une procédure PARL, ne peut être admise que dans ces circonstances limitées, et notamment si le Requérant est à même de faire valoir des faits nouveaux, intervenus postérieurement au dépôt de la première demande, et susceptibles d’avoir une incidence directe sur l’évaluation de son bien-fondé" (DFR2010-0005, Cool S.r.l. contre Jean Louis H, 2 avril 2010).
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