Un revendeur de la marque gagne une UDRP contre la marque
La pratique UDRP autorise un revendeur à utiliser un nom de domaine similaire ou identique à une marque désignant un produit sous certaines conditions.
LES FAITS
La société Steinway, fabricant de pianos célèbres, est propriétaire d'une marque éponyme enregistrée et systématiquement renouvelée depuis 1921. Elle est également titulaire de plusieurs noms de domaine.
Elle a engagé une procédure UDRP administrée par le National Arbitration Forum à l'encontre de Monsieur S. qui a enregistré et utilise le nom de domaine american-steinway.com. Concédant ne pas être affilié, d’une manière ou d’une autre, à la société Steinway, le réservataire du nom a néanmoins rétorqué qu'il disposait d'un intérêt légitime puisqu'il exerce depuis plus de trente-cinq ans une activité commerciale liée à l'achat, la revente et la restauration de pianos.
La commission administrative, par une décision du 2 juin 2010, a rejeté la demande de transfert du nom de domaine [1].
L’ANALYSE
La problématique juridique soulevée dans l’affaire rapportée était celle de savoir si un revendeur est autorisé à identifier son site Internet en reproduisant dans le nom de domaine la marque désignant les produits revendus.
La commission administrative a d’abord observé que le site du défendeur comportait une phrase (dite disclaimer) excluant expressément toute affiliation avec la société Steinway. Aux yeux de la commission administrative, cette information constitue une preuve supplémentaire de l’intérêt légitime du défendeur [2].
Mais l’essentiel de la décision repose sur les conditions que la pratique UDRP a dégagé pour admettre l’intérêt légitime du revendeur sur un nom de domaine reproduisant ou imitant la marque qui désigne les produits ou services concernés. Pour la commission, ces conditions sont les suivantes [3] :
le défendeur, titulaire du nom de domaine litigieux, offre réellement les produits ou services concernés ;
il utilise le site Internet uniquement pour fournir ces produits ;
le site Internet informe clairement le client qu’il n’est pas affilié au propriétaire de la marque ;
le défendeur ne cherche pas à priver le propriétaire de la marque de la possibilité d’enregistrer des noms de domaine pour son propre usage.
En l’espèce, la commission a estimé que toutes ces conditions étaient remplies et que, par conséquent, le revendeur disposait d’un intérêt légitime, ce qui l’a amenée à rejeter la demande de transfert.
Pour aller plus loin
[1] FA 1318229, Steinway, Inc. v. M. S., June 2, 2010.
[2] La commission administrative fonde ce motif sur la décision UDRP antérieure : D2000-1435.
• L'effet du disclaimer Une phrase excluant toute affiliation avec le propriétaire de la marque constitue une preuve supplémentaire de l’intérêt légitime du revendeur sur le nom de domaine. • Un revendeur peut utiliser la marque dans le nom de domaine sous quatre conditions 1°) il offre réellement les produits ou services concernés ; 2°) uniquement ces produits ; 3°) la présence d'un disclaimer sur le site ; 4°) le revendeur ne cherche pas à priver le propriétaire de la marque de la possibilité d’enregistrer des noms de domaine pour son propre usage.
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