Une transaction incomplète et une mission de l’expert limitée
Un litige opposant les Parfums Christian Dior a une société canadienne illustre à quel point la conclusion d’une transaction peut se révéler difficile. La décision qui résulte de la procédure UDRP engagée rappelle également l’incompétence de l’expert en matière de contrefaçon
LES FAITS
La société Parfums Christian Dior (ci-après "Dior"), célèbre maison française titulaire de nombreuses marques qu'il serait superflu de présenter dans ces lignes, a constaté l’existence d’une société canadienne nommée Spa Dior. Le parfumeur français a assigné la société canadienne en contrefaçon devant les juridictions canadiennes.
Au cours de cette procédure, alors que les parties étaient vraisemblablement sur le point de trouver un accord, Dior s’est aperçue que Spa Dior était titulaire des noms de domaine spadior.com et spa-dior.com. Il semble que dans un premier temps, ces noms de domaine étaient utilisés de manière commerciale puisqu’ils auraient été redirigés vers le site spadioro.com par lequel Spa Di’Oro fait la promotion de ses produits et services. Par la suite, les noms identifiaient un site d’information sur la santé et les spas (à tout le moins au jour de l’engagement de la procédure UDRP).
Une transaction fut conclue, prévoyant notamment la possibilité pour la société canadienne d’utiliser la dénomination sociale " Spa Di’Oro". En revanche, la discorde autour de l’attribution de ces noms de domaine persistant, Dior a engagé une procédure UDRP à l’encontre de Spa Di’Oro.
La décision rendue le 20 mai 2010 par un expert unique est une décision de rejet [1].
L’ANALYSE
La décision commence par rappeler fort logiquement que l’adjonction d’un terme générique ou descriptif ("spa") à une marque ("Dior") ne suffit pas à écarter le risque de confusion de sorte que celui-ci est caractérisé.
Mais ce qui frappe en l’espèce, c’est l’illustration de la difficulté à laquelle peut être confrontée une société, même forte d’une marque incontestablement notoire, car il semble bien que la décision de rejet repose en partie sur une transaction incomplète (I). L’incompétence de l’expert pour connaître de la contrefaçon appelle quelques observations (II).
I. Une transaction incomplète
La société défenderesse soutenait que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux ne violaient pas les termes de la transaction dans la mesure où le site Internet se contentait de fournir une information non commerciale concernant la santé et les spas, sans intention de porter atteinte à la marque de la demanderesse.
Spa Di’Oro affirmait également que son refus de céder les noms de domaine litigieux à Dior au cours de la négociation prouvait son intention de ne pas s’en séparer au profit de la demanderesse. Au contraire, estime la société française, Spa Di’Oro aurait exigé un montant déraisonnable.
L’impossibilité pour les parties de parvenir à un accord se ressent dans la décision rendue par l’expert puisque, selon lui, la transaction n’interdisait pas à Spa Di’Oro d’utiliser le terme "Spa Dior" en relation avec le spa.
II. L’incompétence de l’expert pour connaître de la contrefaçon
L’expert a considéré que la demande formulée par Dior était orientée non pas vers le cybersquatting mais vers la contrefaçon de marque, en violation avec la loi canadienne.
Or l’expert rappelle opportunément qu’il n’est pas mandaté pour se prononcer sur le délit de contrefaçon. En effet, la procédure UDRP doit être distinguée d’une action en contrefaçon pour deux raisons au moins.
En premier lieu, la mission de l’expert est limitée : il ne peut se prononcer que sur le caractère consciemment abusif ou non de l’enregistrement et de l’utilisation des noms de domaine qui lui sont soumis. Telle est sa mission, ni plus, ni moins. S’il s’aventurait à la dépasser, il statuerait ultra petita (au-delà de la mission qui lui est confiée) et sa décision, qui a une nature contractuelle, encourrait l’annulation.
En second lieu, il convient de rappeler que les conditions de la contrefaçon et du cybersquatting ne sont pas les mêmes. On rappellera spécialement sur ce point que la bonne ou mauvaise foi du défendeur est inopérante dans l’action en contrefaçon alors qu’elle est déterminante dans la procédure UDRP.
• Une transaction incomplète Les parties ont transigé sur une partie seulement de leur différend, n'étant vraisemblablement pas parvenues à s'accorder, en cas de transfert négocié, sur le prix des noms de domaine. • La mission de l'expert Il ne peut se prononcer que sur le caractère consciemment abusif ou non de l’enregistrement et de l’utilisation des noms de domaine qui lui sont soumis. • Les conditions de la contrefaçon sont différentes de celles du cybersquatting La bonne ou mauvaise foi du défendeur est inopérante dans l’action en contrefaçon alors qu’elle est déterminante dans la procédure UDRP.
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