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La mise en place des domaines de deuxième génération dans le courant de l’année 2001 s’est accompagnée d’une série de mesures destinées à limiter la vague de cybersquatting redoutée. Ces nouveaux "modes électroniques de règlement des litiges [1]" spécifiques aux noms de domaine s’inscrivent dans le prolongement d’une politique de résolution extra-judiciaire des litiges incarnée jusqu’alors par la procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Les litiges nés de l’enregistrement d’un nom sous le .name se trouvent ainsi régis par les principes ERDRP (Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy), sans toutefois faire obstacle à l’application des Principes directeurs UDRP, ces deux procédures n’excluant pas, par ailleurs, le recours aux autorités judiciaires.
I - Le cas "mini.name"
Le nom de domaine mini.name, dont l’enregistrement avait été rendu possible par l’ouverture du gTLD .name au second niveau le 14 janvier 2004, fut réservé par un ressortissant allemand. Estimant que le réservataire ne remplissait pas les conditions d’éligibilité pour ce nom de domaine, la firme BMW, propriétaire de la célèbre marque MINI, avait engagé une procédure ERDRP à son encontre afin d’obtenir la rétrocession de mini.name. La société demanderesse a obtenu gain de cause par une décision de l’OMPI du 29 mars 2004 (OMPI, DNAME2004-0001, 29 mars 2004, Bayerische Motorenwerke AG. v. Dariusz H., Herman D. et co.).
Avant le cas "mini.name", les noms disputés sous le .name concernaient exclusivement des enregistrements sur trois niveaux dont la plupart intéressaient des personnes physiques : michael.douglas.name (Michael Douglas v. Chris Vogal, FA132438, NAF, January 14, 2003), donald.trump.name (Donald J. Trump v. Bimal Shah, NAF, FA106102, May 9, 2002), jerry.garcia.name (The Estate of Jerome J. Garcia v. Paradigm Solutions aka Charlie White, FA114756, NAF, August 22, 2002), salvadore.dali.name (Fundación Gala-Salvador Dalí v. Pascal Leemann-Pluot, DNAME2002-00001, OMPI, July 8, 2002).
Un seul litige fut soulevé pour la protection d’une marque : aim5.instantmesenger.name et instant.messenger.name (America Online, Inc. v. AD 2000 D.Com aka Adrian Paul Miles, FA0203000108377, May 6, 2002).
La décision "MINI" fut donc la première à être rendue pour un nom de domaine enregistré sur deux niveaux : mini.name.
II - Les restrictions à l’enregistrement sous le .name
En principe, l’enregistrement d'un nom sous le .name est libre de sorte qu’aucune vérification préalable n’est réalisée, que ce soit au niveau des bureaux d’enregistrement ou du registre Global Name Registry (GNR). Par conséquent, une telle vérification, qui n’aurait pour objet que celui d’apprécier l’intérêt légitime du registrant, ne peut être réalisée qu’a posteriori, c’est-à-dire, en cas de contestation.
Les principes ERDRP ont la particularité d’être étroitement liés aux règles d’éligibilité (Eligibility Requirements) qui gouvernent l’enregistrement sous le TLD libre, mais néanmoins restreint, qu’est le .name. Celui-ci est en effet réservé à l’enregistrement de noms patronymiques, de pseudonymes, ou de personnages fictifs.
Les règles d’éligibilité précisent que le registrant peut choisir, comme nom personnel, le nom figurant sur son identité civile ou celui par lequel il est notoirement connu (par exemple, un pseudonyme ou un nom de scène).
Le .name accepte aussi les noms de personnages fictifs faisant l’objet d’une protection par le droit des marques.
Par ailleurs, afin de limiter au mieux les risques d’interférences entre homonymes et pour permettre au plus grand nombre d’accéder au .name, GNR offre la possibilité à ceux qui le souhaitent d’ajouter un caractère numérique personnel à leur nom de domaine (les règles d’éligibilité donnent l’exemple de peter.morgan1955.name).
La contestation levée par BMW sur la réservation de mini.name devait permettre de vérifier si son titulaire remplissait effectivement l’une de ces conditions, et par conséquent de savoir s’il disposait d’une réelle légitimité sur le nom de domaine disputé.
III - La contestation dans la procédure ERDRP : la prééminence de l’intérêt légitime
La question de la légitimité est au cœur de la réflexion sur l’attribution des noms de domaine. L’exigence d’un tel lien de connexité entre la personne et l’objet prend davantage de signification pour le .name où la dimension intuitu personae est largement présente. L’issue d’une procédure ERDRP repose donc principalement sur la question de l’intérêt légitime que détiennent les parties sur le nom contesté.
Le fardeau de la preuve réduit à la question de la légitimité
L’article 4(b) des principes ERDRP impose au requérant la charge de la preuve. Mais il faut noter que ce fardeau se révèle sensiblement moins lourd que dans la procédure UDRP.
Les commissions administratives précisent que le requérant doit prouver cumulativement trois éléments [2], ce que l’arbitre en charge du dossier "MINI" rappelle en citant la règle définie à l’article 4(b) :
"Paragraph 4(b) of the EDRP lists three elements that the Complainant must prove to succeed in a challenge brought under the EDRP :
- (a) the name corresponding to the registered name is not the legal name of the Respondent;
- (b) the name corresponding to the registered name is not the name of a fictional character in which the Respondent has trademark or service mark rights;
- (c) the Respondent (as an individual) has not been commonly known by the name corresponding to the registered name
".
Si la charge de la preuve pèse sur les épaules du requérant, elle consiste uniquement à démontrer qu’il n’existe aucun lien de connexité entre le défendeur et le nom de domaine, un tel lien pouvant se traduire par un intérêt légitime, ou mieux, par un droit légitime.
Or, dans la procédure UDRP, le requérant doit démontrer cumulativement (i) l’identité ou la similarité du nom de domaine disputé à la marque protégée, (ii) l’absence de droit ou intérêt légitime du défendeur sur ce nom (iii) ainsi qu’une mauvaise foi dans l’enregistrement et l’utilisation de ce nom.
Les principes ERDRP ne maintiennent que les deux premières conditions des principes UDRP. Il est naturel que le requérant s’attache à la première puisqu’elle porte la marque du "risque de confusion", théorie que l’on ne saurait évincer en matière de signes distinctifs. Et la preuve d’une quelconque identité ou similitude entre les signes en question demeure relativement aisée. Plus difficile sera la preuve concernant l’intérêt légitime du réservataire.
IV - La preuve de l’enregistrement illégitime
Selon le paragraphe 4(b) des principes ERDRP, il appartient au requérant de démontrer (i) que le nom enregistré comme nom de domaine n’est pas le nom civil du défendeur, (ii) qu’il ne correspond pas non plus à celui d’un personnage fictif sur lequel le défendeur détient une marque de produit ou de service, et (iii) que le défendeur n’est pas connu sous ce nom.
En somme, ce paragraphe, qui fait peser la charge de la preuve sur les épaules du requérant, impose à ce dernier de démontrer que le réservataire du nom de domaine litigieux n’était pas éligible au moment de l’enregistrement.
Pour les parties, établir la preuve de la légitimité ou celle de l’absence de légitimité sur un nom en .name consiste à apporter l’existence d’un lien de connexité entre le nom et la personne (physique ou morale), soit parce que le nom litigieux est naturellement attaché à la personne (nom civil, pseudonyme ou nom de scène), soit parce qu’il correspond au nom attribué à un objet du patrimoine de la personne (le nom d’un personnage fictif ou celui d’une marque).
Les moyens d’investigation sur l’identité du réservataire restent relativement limités pour le requérant, mais un extrait WhoIs fiable devrait lui permettre de se faire une idée sur son intérêt à enregistrer tel nom sous le .name.
Ainsi, dans le cas mini.name, l’expert relève que le nom du défendeur, Dariusz H., n’a rien à voir avec le nom de domaine disputé.
Concernant les personnages de fiction et les pseudonymes ou noms de scène, la preuve apparaît plus difficile. Dans l’immédiat, il sera utile de vérifier si le nom en question correspond à celui d’un personnage de fiction protégé par le droit des marques, par exemple en effectuant des recherches auprès d’un ou plusieurs offices de propriété intellectuelle (par exemple l’INPI, l’OHMI, l’USPTO, ou en l’occurrence, auprès du Deutsches Patent und Markenamt, les parties étant toutes deux de nationalité allemande). Quoiqu’il en soit, le défendeur n’est jamais totalement déchargé du fardeau de la preuve. Il lui appartient de participer aux débats et d’y apporter tout élément susceptible de démontrer qu’il pouvait légitimement enregistrer tel nom de domaine, sans contrevenir aux règles d’éligibilité.
En l’espèce, le défendeur n’avait pas souhaité prendre part aux débats. Sa défaillance joua en faveur du requérant puisque l’arbitre doit fonder sa décision au vu des éléments qui lui sont rapportés. Par conséquent, l’arbitre a décidé qu’à défaut de preuve contraire, le défendeur ne pouvait s’octroyer mini.name pour le faire correspondre à un pseudonyme ou à un personnage fiction.
Enfin, et pour les même raisons, le registrant, monsieur Dariusz H., n’était pas connu sous le nom ou le pseudonyme de "Mini" ; en tout cas, il n’en rapportait pas la preuve.
L’arbitre en conclut que le requérant était parvenu à démontrer les trois éléments exigés par l’article 4(b) des principes ERDRP, et que par conséquent, le défendeur ne remplissait pas les conditions d’éligibilité pour le nom de domaine mini.name, ce qui a motivé son transfert au profit de la société BMW.
Pour aller plus loin :
[1] L’expression est empruntée à monsieur O. Cachard : "Les modes électroniques de règlement des litiges (MERL)", Com.Com.Elec., déc.2003, Chr. N°30, p.22.
[2] Voir par exemple : michael.douglas.name (Michael Douglas v. Chris Vogal, FA132438, NAF, January 14, 2003), donald.trump.name (Donald J. Trump v. Bimal Shah, NAF, FA106102, May 9, 2002), jerry.garcia.name (The Estate of Jerome J. Garcia v. Paradigm Solutions aka Charlie White, FA114756, NAF, August 22, 2002), salvadore.dali.name (Fundación Gala-Salvador Dalí v. Pascal Leemann-Pluot, DNAME2002-00001, OMPI, July 8, 2002).
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