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Quelles sont les conditions d’atteinte à la marque renommée et à la "dénomination sociale renommée" ? Eléments de réponse par la Cour d’appel de Paris.
LES FAITS
La société américaine Bose, et sa filiale française, spécialistes de l’équipement audio, se sont aperçues qu’une société portant une dénomination sociale identique (la SARL Bose) avait enregistré un nom de domaine reproduisant la marque "Bose" à l’identique.
Ce nom de domaine dirigeait l’internaute vers un site consacré à une activité de promotion immobilière, ce qui a amené les sociétés Bose Corp., Bose BV et Bose SAS à assigner la SARL Bose devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Les sociétés demanderesses estimaient que la SARL Bose avaient porté atteinte à leurs marques notoires (art. L. 713-5 du CPI) et à leurs dénominations sociales (art. 1382 du C. civ.).
Le TGI de Paris s’est prononcé par un jugement du 30 octobre 2009 dans lequel, pour une large part, il accueillait les demandes des trois sociétés Bose.
Sur appel interjeté par la SARL Bose, la Cour d’appel a confirmé le jugement susmentionné.
L’ANALYSE
La société française a été condamnée sur les deux terrains : celui de l’atteinte à la marque renommée (I) et celui de l’atteinte à la "dénomination sociale renommée" (II).
I – L’atteinte à la marque renommée
La personne qui souhaite bénéficier des faveurs de l’article L. 713-5 du CPI organisant la protection des marques jouissant d’une certaine renommée doit répondre aux conditions posées par cet article. Son premier alinéa dispose :
"La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière".
Pour faire échec à l’application de ce texte, l’appelante contestait, en trois étapes, la renommée de la marque "Bose" antérieure au nom de domaine litigieux.
Première étape. – L’appelante soutenait que la notoriété devait être appréciée à l’époque du premier dépôt de la marque (en 1973) et non au moment de l’enregistrement du nom de domaine (en 2000). La Cour d’appel balaie fort judicieusement cet argument qui viderait l’article L. 713-5 de tout sens et de sa portée. C’est bien au jour des faits incriminés que la renommée doit être appréciée.
Deuxième étape. – Restait alors à vérifier la renommée de la marque "Bose", ce qui donnait à la Cour d’appel de Paris l’opportunité de rappeler les conditions d’application du texte :
"Considérant que pour être qualifiée de renommée, une marque doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services pour la désignation desquels elle a été enregistrée ; qu'afin d'apprécier cette connaissance, il convient de prendre en compte tous les éléments pertinents et notamment, la part de marché détenue par la marque comme l'importance des dépenses publicitaires consacrées par l'entreprise à la promotion de celle-ci".
S’ensuit une énumération précise de faits (par ex., les parts de marché et les budgets publicitaires) que la Cour d’appel juge suffisants pour qualifier la marque "Bose" de renommée au sens de l’art. L. 713-5 CPI.
Troisième étape. – Enfin, l’appelante faisait valoir que l’utilisation du nom de domaine (dans le secteur de l’immobilier) ne générait aucun risque de confusion (avec le secteur de l’équipement audio). C’était sans compter sur la particularité de l’art. L. 713-5 CPI pour l’application duquel le principe de spécialité est inopérant :
"Considérant qu'il est indifférent en l'espèce que ces activités soient bien distinctes des produits pour la désignation desquels la marque 'Bose' a acquis sa renommée, dans la mesure où l'usage qui est fait de celle-ci, dans la vie des affaires, tire indûment profit de sa renommée, puisqu'il capte l'attention des internautes pour les orienter sur des services qui n'étaient pas l'objet de leur recherche".
Ainsi l’utilisation, dans la vie des affaires, d’un nom de domaine identique à une marque renommée, constitue une exploitation injustifiée au sens de l’art. L. 713-5 et engage la responsabilité civile du titulaire dudit nom de domaine.
En fait, il nous semble que la Cour aurait pu se contenter de cela. Mais elle a ajouté préalablement que "la reprise à l'identique de la marque verbale "Bose", signe parfaitement arbitraire, suivie de l'extension '.fr'" amène nécessairement le public à "faire un lien entre le nom de domaine et la marque renommée". En réalité, cette référence au risque de confusion nous paraît inutile dès lors que le texte écarte expressément la nécessité de rechercher un risque de confusion : "pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement".
II – L’atteinte à la "dénomination sociale renommée"
En revanche, sur le terrain de l’atteinte à la dénomination sociale, la caractérisation du risque de confusion est inévitable. En l’espèce, le risque de confusion ne pouvait se trouver ni dans les secteurs d’activités, ni dans les services qui en découlent. A partir de là, l’atteinte à la dénomination sociale ne pouvait être retenue, faute de risque de confusion.
Toutefois, la Cour d’appel considère que ce risque de confusion puise dans une autre source, celle de l’assimilation d’une société à une autre:
"la reprise du signe 'Bose' dans le nom de domaine porte également atteinte à la dénomination sociale de la société française Bose SAS dès lors que l'identité du terme qui compose la dénomination sociale et le nom de domaine, sera d'autant plus de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, que la société Bose SAS est seule sur le territoire national à commercialiser les produits des intimées dont il a été dit qu'ils bénéficiaient d'une promotion conséquente".
On pourrait presque en déduire l’existence d’une "dénomination sociale de renommée" dont le régime juridique, distinct de celui de la marque renommée, emprunterait à la philosophie de cette dernière…
Pour aller plus loin :
[1] CA Paris 19 nov. 2010, Pôle 5, ch. 2, n° 09/22653, SARL Bose (France) c/ Bose Corp (US), Bose BV (Hollande), Bose (France). Cet arrêt est également mentionné par Cédric Manara.
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• A quel moment la renommée d'une marque doit-elle être appréciée ?
Au moment des faits incriminés, et non à l'époque du premier dépôt de la marque.
• Comment prouver la renommée d'une marque ?
Par exemples, par des sondages, sa longévité, les parts de marché, le volume d'investissement publicitaire, etc.
• La marque renommée est-elle soumise au principe de spécialité ?
Non. Selon la Cour d'appel de Paris, "il est indifférent en l'espèce que ces activités soient bien distinctes des produits pour la désignation desquels la marque 'Bose' a acquis sa renommée, dans la mesure où l'usage qui est fait de celle-ci, dans la vie des affaires, tire indûment profit de sa renommée, puisqu'il capte l'attention des internautes pour les orienter sur des services qui n'étaient pas l'objet de leur recherche".
• Faut-il prouver un risque de confusion pour caractériser l'atteinte à la dénomination sociale ?
Oui. Mais en l’espèce, le risque de confusion ne pouvait se trouver ni dans les secteurs d’activités, ni dans les services qui en découlent. La Cour d'appel le trouve dans le risque, pour le public, d'assimiler une société à une autre.
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