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L’ouverture du .fr, le 11 mai 2004, a été accompagnée de la mise en place de deux Procédures Alternatives de Résolution des Litiges (PARL), l’une par recommandation en ligne (assimilée à une médiation, faisant intervenir un tiers-aviseur), l’autre par décision technique (inspirée de la procédure UDRP, faisant intervenir un expert), ceci étant précisé que le requérant est toujours libre d’opter pour l’une ou l’autre, elles-mêmes n’étant pas exclusives des procédures judiciaires. Ainsi, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, institution de résolution désignée pour rendre les décisions techniques, vient de publier la première décision du genre (OMPI, DFR2004-0001, 6 septembre 2004, Euro-Information contre Skiwebcenter).
L’alinéa 2 de la Charte de nommage de l’AFNIC et son article 19 insistent sur le fait que le choix d’un nom de domaine ne doit pas porter "atteinte aux droits des tiers". L’article 1er du Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .fr et du .re par décision technique (le "Règlement") définit quant à lui cette atteinte comme celle portée "aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne".
En l’espèce, la société Euro-Information, s’était émue de l’enregistrement du nom de domaine cybermut.fr par la société Skiwebcenter. N’ayant pu obtenir la rétrocession amiable de ce nom de domaine et estimant que cette appropriation portait atteinte aux droits antérieurs qu’elle détient sur deux marques françaises et une marque communautaire dénominatives CYBERMUT, la société Euro-Information a formulé une plainte auprès de l’OMPI, sur le fondement du Règlement, aux fins d’obtenir le transfert dudit nom de domaine.
Ni la Charte de nommage de l’AFNIC, ni le Règlement ne prévoient l’application de la législation française pour les litiges relatifs au .fr. Néanmoins, les parties ayant chacune leur siège social en France, le droit positif français concernant les rapports entre signes distinctifs leur est applicable. Ainsi, l’expert de l’OMPI chargé d’ "arbitrer" le conflit se réfère-t-il aux dispositions du Code français de la propriété intellectuelle pour apprécier l’atteinte portée aux droits du requérant.
Aucune "atteinte" au sens du Règlement ne saurait être justifiée sans la preuve préalable d’un risque de confusion (I). Celle-ci démontrée, et l’atteinte aux droits de la requérante, manifeste (II), le transfert du nom de domaine a été ordonné au profit de la société requérante (III).
I – L’appréciation du risque de confusion
Le signe opposé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux étant une marque, l’expert en déduit que l’atteinte portée aux droits de la société Euro-Information est assimilable à une contrefaçon. Ainsi, vise-t-il les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui interdisent la reproduction ou l’imitation d’une marque pour désigner des produits ou des services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de celle-ci. Écartant leur application pour un motif nous paraissant discutable, le risque de confusion est néanmoins démontré sur le fondement de l’atteinte parasitaire à la marque renommée.
L’inapplicabilité du principe de spécialité : une solution discutable
Dans sa décision technique, l’expert de l’OMPI affirme que "s’il est de jurisprudence constante en France que l’acte de dépôt d’une marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux d’une marque antérieure enregistrée s’assimile à un acte de contrefaçon, ceci ne saurait s’appliquer mutatis mutandis à l’enregistrement d’un nom de domaine, avec lequel en effet n’est revendiquée aucune liste de produits ou services".
Certes, la décision rappelle le principe selon lequel le risque de confusion doit s’apprécier d’une part, eu égard à l’identité ou à la similarité des signes opposés, et d’autre part, par rapport aux produits et services ou à l’activité exercée en relation avec ces signes. Mais cette appréciation du risque de confusion, faisant application du principe de spécialité n’est pas propre aux interférences entre marques ; elle peut s’appliquer à l’ensemble des rapports entre signes distinctifs, y compris en présence de noms de domaine.
En l’espèce, le radical du nom de domaine disputé "cybermut" étant strictement identique aux marques déposées CYBERMUT, il nous semble que l’appréciation du risque de confusion pouvait alors se poursuivre sur le terrain de la spécialité. En présence d’un nom de domaine actif, il est possible de procéder à une comparaison des biens et services proposés par les parties. Dans l’hypothèse inverse, si le nom de domaine est inactif et ne conduit à aucun site, l'on peut toujours vérifier que l’objet social et les activités de la société défenderesse ne coïncident pas avec les produits ou services désignés dans le dépôt des marques opposées par la requérante.
Cette dernière n’ayant pas démontré la connexion du nom de domaine vers le site institutionnel de la défenderesse, ce nom devait à juste titre être considéré comme inactif.
En pratique, une partie de la jurisprudence assimile systématiquement un nom de domaine inactif aux services de communications par terminaux d'ordinateurs, services de télécommunications, messagerie électronique par réseaux Internet ; hébergement de sites sur Internet, mise en place de sites sur Internet (en ce sens, voir : TGI Paris, 19 mars 2002, SA Trokers c. Steven H ; TGI Paris, 10 juillet 2002, Agence France Presse c. Matthias D.). Mais cette conception, parfois qualifiée d’ "abstraite" [1] en ce qu’elle ne reflète pas la réalité des activités exercées, ne nous paraît pas séduisante.
Aussi faut-il citer une autre approche jurisprudentielle, dominante, plus "concrète". Elle consiste dans la comparaison des biens et services offerts par les parties, et le cas échéant, de leurs activités réelles. Ainsi a-t-il été jugé qu’ "en l'absence de production de pages du site en cause, seule l'activité de la société titulaire du nom de domaine [permettait] de déterminer les produits et/ou les services qu'il désigne" (TGI Paris, 9 juillet 2002, SA Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme c. SA Soficar. Dans le même sens, voir : CA Versailles, 27 février 2003, SA Wanadoo Interactive c. Société Wannago Europe BV et autres, CA Versailles, 16 mars 2004 Société E. Manitoo Company c. SA Patrimoine Management et Technologies ).
Par conséquent, la reconnaissance d’une contrefaçon (ou plus largement d’une "atteinte aux droits tiers" pour reprendre la terminologie du Règlement) par enregistrement ou usage d’un nom de domaine n’est pas subordonnée à la désignation, dans cet enregistrement, de tels biens ou services.
Dans l’hypothèse où le risque de confusion s’arrête effectivement au niveau de l’identité ou de la similarité des signes, ce qui n’est pas nécessairement le cas en l'espèce compte tenu de la proximité des activités des parties, alors le principe du "premier arrivé, premier servi" doit s’appliquer pleinement, sauf à établir une la renommée de la marque invoquée. L’expert a tranché le litige sur ce fondement.
Une atteinte parasitaire à la marque renommée
En effet, l’on considère généralement que les marques notoires ou de renommée bénéficient d’un statut particulier, leur permettant de s’absoudre de la spécialité. Ainsi, l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, non explicitement visé dans la décision mais semble-t-il applicable, interdit "l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière".
L’expert estime, au vu des documents versés aux débats, que la requérante établit la renommée de la marque CYBERMUT dans le domaine des services bancaires et des paiements en ligne et conclut que l’ "enregistrement à titre de nom de domaine sans autorisation et sans droit sur la marque de renommée d'un tiers ne peut qu'avoir été effectué de façon déloyale pour tenter de tirer indûment profit de la renommée de ladite marque [ce qui est précisément la définition du parasitisme] et privant du même coup le requérant de son droit légitime d'exploiter celle-ci dans la zone .fr".
En définitive, dans l’examen de la contrefaçon, ou plus largement de l’atteinte aux droits des tiers, il importe peu que l’enregistrement d’un nom de domaine ne soit pas complété par la désignation de produits ou services. Dans la mesure où il est possible de procéder à un examen des activités exercées de part et d’autre, la mise en œuvre du principe de spécialité devrait suffire à justifier la contrefaçon par reproduction ou par imitation au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Surtout, prononcer sur ce motif l’inapplicabilité systématique de ces dispositions au sein de la PARL par décision technique découragerait les propriétaires de marques moins connues qui se détourneraient alors de cette procédure, avec le risque de les voir saisir les juridictions judiciaires. L’on irait ainsi à l’encontre des objectifs des PARL.
II - L’atteinte manifeste aux droits de la requérante
Les faits exposés dans cette première décision technique sont exemplaires. Ils permettent en effet de conclure à la méconnaissance manifeste de la Charte de nommage, voire à la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine. Par ailleurs, l’expert de l’OMPI retient une utilisation passive, mais néanmoins fautive du nom de domaine.
L’absence de vérification préalable : une "négligence fautive"
L’article 19 (1) de la Charte de nommage précise que si le demandeur à l’enregistrement est "libre de choisir le ou les terme(s) qu’il souhaite utiliser à titre de nom de domaine", il lui appartient néanmoins "de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine […] ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale, au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne".
Cette règle fait du titulaire du nom de domaine le seul responsable de son choix. Elle sous-entend notamment qu’il doit effectuer une recherche d’antériorité, bien que cette obligation implicite doit être considérée comme une obligation de moyens. Dans le cas du nom de domaine cybermut.fr, il apparaît qu’une recherche simple, brève et gratuite, aurait permis à la société Skiwebcenter de découvrir l’indisponibilité du signe "cybermut" ; notamment, par l’interrogation des moteurs de recherche ou des extraits Whois, la société propriétaire des marques CYBERMUT étant par ailleurs titulaires de plusieurs noms de domaine comprenant cette dénomination.
Enfin, il est précisé que cette "négligence fautive" est "d'autant moins excusable de la part d'une société ayant acquis la qualité de prestataire Internet agréé par l'AFNIC". Cela peut d’ailleurs contribuer à soulever la mauvaise foi de cette société.
La bonne foi ou la mauvaise foi du registrant : inopérante, elle reste un indice
L’article 20 du Règlement mentionne simplement une "atteinte aux droits des tiers" et non "une atteinte délibérée" ou "volontaire". L’intention frauduleuse semble donc écartée de la procédure de résolution par décision technique. Cela n’est pas très surprenant : en matière de contrefaçon, d’atteinte aux droits de la personnalité ou de concurrence déloyale, l’intention de la personne mise en cause est inopérante.
Néanmoins, à défaut d’être prévue comme une condition pour le succès de la plainte, la démonstration de la mauvaise foi peut être considérée comme un élément à charge. En l’espèce, il est précisé que la société Skiwebcenter, compte tenu de ses activités, ne pouvait ignorer "la renommée et les droits antérieurs attachés au nom Cybermut. Qu’[elle] a agi en fraude des droits du requérant, et en violation des règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale".
Cela peut d’ailleurs être corroboré par une rétention fautive du nom de domaine.
La rétention du nom de domaine : une "utilisation passive"
Selon le Règlement, "l'expert fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers" (article 20 c).
Contrairement aux Principes UDRP, il n’est pas nécessaire que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ait été suivi d’une utilisation pour que l’atteinte aux droits des tiers soit constituée. Ce choix doit être approuvé : il arrive fréquemment que le seul enregistrement d’un nom de domaine cause un préjudice à celui qui devrait en être le titulaire légitime (l’impossibilité de communiquer avec la dénomination sous laquelle cette personne est connue).
Il est important de noter, à cet égard, que le Règlement se veut plus souple que la jurisprudence actuelle qui, pour pouvoir mettre en application la théorie de la spécialité, exige parfois que le nom de domaine soit actif (en ce sens, voir par exemple : CA Versailles, 8 janvier 2003, Christiane L. c. SA L’Oréal).
En l’occurrence, si la société Euro-Information affirme que le nom de domaine cybermut.fr était redirigé vers le site institutionnel de la société Skiwebcenter (ce qui constituerait alors une utilisation), elle n’en rapporte pas la preuve. L’expert retient néanmoins une "utilisation passive" du nom de domaine dans le fait d’avoir retenu volontairement le nom de domaine malgré la tentative de rapprochement de la demanderesse : "cette rétention injustifiée du nom de domaine doit s’analyser au cas particulier comme un acte d’usage du nom de domaine, privant le requérant de la possibilité d’en disposer".
Cette notion d’utilisation passive est régulièrement employée dans le cadre de procédures UDRP (voir par exemple : OMPI, D2000-0733, october 23, 2000, Sigla Sistemas Globo de Gravações Audiovisuais Ltda. v. Italo de Barros Naddeo).
III - Le dénouement : le transfert du nom de domaine
La société Euro-Information, parvenue à démontrer l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur ses marques, et exigeant le transfert du nom de domaine litigieux, devait pour cela attester de son éligibilité au .fr, conformément à l’article 20 c) du Règlement et à l’article 4 de la Charte de nommage.
S’agissant d’une société dont le siège social est établi en France, qui par ailleurs est propriétaire de deux marques françaises et d’une marque communautaire, le transfert a été ordonné.
Toutefois, le nom de domaine dont le transfert est ainsi ordonné en vertu d’une décision technique de l’OMPI n’est pas immédiatement remis entre les mains du demandeur. Un délai de vingt jours est laissé au défendeur pour contester cette décision devant le juge judiciaire.
Pour aller plus loin :
[1] Sur ce point, voir l’interview d’Adrien Bouvel, auteur de "Principe de spécialité et droit des signes distinctifs", Juris-Classeur Litec, IRPI, n° 24
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