.EU : inefficacité des pratiques contournant la condition de territorialité
Une société ne répondant pas aux conditions d’enregistrement du .EU peut-elle, à l’aide d’un contrat de licence de marque, contourner cette contrainte et demander à une société tiers établie dans l’Union, d’effectuer le dépôt du nom de domaine pour son propre compte ? Le CJUE vient de se prononcer sur cette question, dans un arrêt du 19 juillet 2012.
Résumé des faits
La société de droit américain Walsh Optical exerce son activité dans le secteur des lentilles de contact et de la lunetterie. Elle exploite le nom de domaine lensworld.com et fut titulaire d'une marque Benelux "Lensworld" avant que celle-ci ne soit radiée. Elle souhaitait obtenir l'enregistrement du nom de domaine lensworld.eu, mais s'est heurtée aux règles d'enregistrement en vigueur sous cette extension, selon lesquelles il est impératif d'avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d’établissement principal dans l'Union européenne.
Qu’à cela ne tienne, la société américaine s'est rapprochée d'une société belge, nommée Bureau Gevers, avec laquelle elle a conclu un contrat dit de "licence de marque" ayant en réalité pour objet non l’exploitation d’une marque mais l'enregistrement de noms de domaine sous l’extension européenne. C'est ainsi que la société américaine Walsh Optical obtint l'enregistrement, pour son compte, du nom de domaine européen lensworld.eu.
La société Optiek, quant à elle, est une société belge qui exerce son activité dans le même secteur. Elle est titulaire d'une marque Benelux "Lensworld" en vigueur et du nom de domaine lensworld.be.
Contestant les droits de Walsh Optical sur lensworld.eu, elle a introduit une procédure extrajudiciaire auprès de la Cour d'arbitrage de la République tchèque afin de contester l'attribution du nom de domaine litigieux à la société licenciée. Mais la société belge fut déboutée par une décision du 12 mars 2007. Convaincue de son bon droit et sachant qu’une décision ADR n’exclut pas la compétence du juge étatique, Optiek a porté le litige devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, à nouveau, sans obtenir gain de cause. Persistante, la société belge interjeta appel devant la Cour d'appel de Bruxelles, laquelle décida de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de L'Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de certaines dispositions relatives au régime juridique des noms de domaine européens.
Les questions préjudicielles
"1) L’article 12, paragraphe 2, du règlement [n° 874/2004] doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes ‘licenciés de droits antérieurs’ peuvent viser une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à la marque, sans pour autant être autorisée à faire d’autres usages de la marque ou usage du signe en tant que marque, comme, par exemple pour commercialiser des produits ou des services sous la marque ?
2) En cas de réponse positive à cette question, l’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement [n ° 874/2004] doit-il être interprété en ce sens qu’un ‘droit ou intérêt légitime’ existe même si le ‘licencié de droits antérieurs’ a procédé à l’enregistrement du nom de domaine .eu en son nom mais pour le compte du titulaire de la marque lorsque ce dernier n’est pas éligible conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement [n° 733/2002] ?".
La position de la CJUE
Première question : la qualification du contrat. – La première question tendait à savoir si un contrat, par lequel le titulaire d’une marque (Walsh Optical) autorise son cocontractant (Bureau Gevers) à enregistrer un ou plusieurs noms de domaine pour son compte, suffit à constituer un contrat de licence permettant à ce cocontractant de se présenter comme licencié éligible à l’enregistrement de noms de domaine européens.
La Cour répond par la négative. Ce serait en effet dénaturer le droit de marque que de le restreindre à la seule possibilité d’enregistrer des noms de domaine. Cela ne correspond pas, explique la Cour, à la raison d’être de la marque qui est de distinguer des produits et/ou des services dans la vie des affaires. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat n’autorise pas Bureau Gevers à commercialiser ou à distribuer les produits de Walsh Optical. En réalité, ajoute la Cour, ledit contrat ne constitue pas un contrat de licence de marque au sens du droit communautaire :
"un contrat, tel que celui en cause au principal, par lequel le cocontractant, dénommé "licencié", s’oblige, contre rémunération, à faire des efforts raisonnables pour déposer une demande et obtenir un enregistrement pour un nom de domaine .eu s’apparente davantage à un contrat de service qu’à un contrat de licence".
Dès lors, n’étant pas licencié au sens des dispositions régissant l’enregistrement des noms de domaine européens, la société Bureau Gevers n’était pas en mesure d’enregistrer le nom de domaine lensworld.eu.
La haute cour dit ainsi, pour droit, que "les termes "licenciés de droits antérieurs" ne visent pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette personne soit autorisée à utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres".
Seconde question : l’exigence d’un lien territorial avec l’Union européenne. – S’agissant de la seconde question, la Cour y répond succinctement à travers la première. Il fallait, en premier lieu, rappeler que la création de l’extension .eu avait pour objectif d’"accroître la visibilité du marché intérieur sur le marché virtuel fondé sur l'Internet, en établissant un lien clairement identifié avec l'Union, le cadre juridique qui y est associé et le marché européen, ainsi qu'en permettant aux entreprises, aux organisations et aux personnes physiques dans l'Union de s'enregistrer dans un nom de domaine spécifique qui rendra le nom évident".
Ainsi la condition de lien territorial avec l’Union européenne est-elle rappelée. Toute personne, physique ou morale, incapable de prouver ce lien territorial ne peut obtenir un nom de domaine européen. Il serait donc "contraire aux objectifs des règlements [régissant l’extension .eu] de permettre à un titulaire d’un droit antérieur qui dispose de la plénitude de ce droit mais ne satisfait pas au critère de présence sur le territoire de l’Union d’obtenir, à travers une personne qui satisfait à ce critère de présence mais ne dispose pas, même en partie ou temporairement, dudit droit, un nom de domaine .eu à son profit".
Conclusion
Les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne relatives aux noms de domaine sont rares. L’intérêt de l’arrêt rapporté tient dans le fait qu’il adopte une solution parfaitement cohérente avec le droit européen des marques. Il convient également de remarquer que l’application de ce droit européen fait échec à l’autonomie des parties lorsque celles-ci tentent d’en contourner les règles par des mécanismes a priori astucieux mais qui, à la lecture des dispositions européennes applicables au droit des marques et des noms de domaine, se révèlent, finalement, inefficaces.
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