Ainsi, dans l’affaire opposant el Consejo de Promoción Turística de México (société anonyme ayant l’État mexicain comme actionnaire principal) à la société Latin America Telecom Inc. (OMPI, D2004-0242, 19 juillet 2004), le requérant souhaitait voir ordonné le transfert du nom de domaine mexico.com. Mais n’étant propriétaire d’aucune marque identique ni même similaire au nom "Mexico" au jour de l’enregistrement du nom de domaine convoité, il eut six ans pour, dans un premier temps, tenter une transaction amiable, et dans un second temps, mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’acquisition de droits sur une marque antérieure à l’enregistrement de mexico.com.
Exposé chronologique du litige
Le 14 novembre 1997, le nom de domaine mexico.com est enregistré par la Société Latin America Telecom, située à Pittsburg, en Pennsylvanie.
En octobre 1999, el Consejo de Promoción Turística de México débute ses activités.
Le 26 mars 2001, le représentant du Consejo de Promoción Turística de México expose à l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) que le site mexico.com est un site d’informations générales sur Mexico.
Le 19 juin 2001, le requérant devient concessionnaire non exclusif de la marque MEXICO AND DESIGN, déposée par le Ministère mexicain du Tourisme le 29 mars 1999 (demande enregistrée le 19 novembre 1998).
Fin 2002 / début 2003, une tentative de rapprochement a lieu entre les parties. Il est fait mention d’une offre à hauteur de 1,2 millions de dollars, ce montant tenant compte de la valeur du nom de domaine et de celle du site Internet. Les négociations n’aboutissent à aucun accord.
Le 24 avril, 2003, el Consejo de Promoción Turística de México acquiert, toujours comme concessionnaire, des droits sur la marque semi-figurative MEXICO AND DESIGN, déposée le 8 mai 2001 (demande réalisée le 29 mars 2001).
En juillet 2003, il demande l’assistance des autorités gouvernementales pour rechercher les marques susceptibles d’être opposables à la société Latin America Telecom Inc., c’est-à-dire toute marque antérieure à 1997 composée de l’expression "MEXICO", seule ou accompagnée d’autres mots.
Le 5 mars 2004, el Consejo de Promoción Turística de México devient ainsi le bénéficiaire (1) de la marque EN EL CORAZON DE MEXICO, enregistrée le 28 mai 2003 (demandée le 29 octobre 2002), et dont le premier usage est revendiqué au 16 juin 1999 ; (2) de plusieurs marques verbales et semi-figuratives TIANGUIS TURISTICO MEXICO enregistrées entre le 28 février 1997 et le 27 octobre 1997, avec une première utilisation revendiquée à la date du 5 mai 1993.
De même, le 17 mars 2004, il se voit attribuer, de la part de la société Banco Nacional De Comercio Exterior S.N.C. of Mexico, des droits sur une marque semi-figurative MEXICO, enregistrée le 8 novembre 1994, mais effective par rétroactivité au jour de la demande, soit le 23 août 1993, étant précisé que cette marque a été renouvelée en 2003.
Le 30 mars 2004, el Consejo de Promoción Turística de México transmet sa plainte au Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI.
Les pièces versées au débat démontrent sans équivoque l’ardeur avec laquelle les autorités étatiques tentent de récupérer mexico.com. Il faut rappeler que les principes directeurs exigent du demandeur qu’il soit titulaire d’une marque. El Consejo de Promoción Turística de México y parvient, malgré le caractère complaisant et opportuniste des licences de marques concédées.
La condition de l’existence d’une marque résulte de l’article 4(a)(i) des principes directeurs qui limite les litiges concernés aux seules interférences entre noms de domaine et marques. Cependant, les commissions administratives en charge de résoudre les litiges UDRP font preuve d’une certaine largesse dans la définition du concept de "marque" (I). Mais la jurisprudence n’est plus unanime lorsqu’il s’agit de savoir quel instant doit être pris en considération pour déterminer si le requérant détient ou non des droits sur le nom de domaine convoité : la date de l’enregistrement de ce nom de domaine ou celle du dépôt de la plainte ? (II).
I - La marque prise dans une acception large
Il n’est pas nécessaire que la marque invoquée ait été déposée, le mécanisme dit du « Common Law Trademark » est applicable. Par ailleurs, le requérant peut être une autre personne que le propriétaire de la marque ; en l’occurrence, le bénéficiaire d’une licence.
Marque déposée et Common Law Trademark
MEXICO est une indication géographique et la commission précise qu’en principe, un tel signe ne peut être couvert par les principes directeurs,
- à moins qu’il n’ait été déposé à titre de marque ;
- ou s’il est démontré qu’il a été employé de manière à lui conférer un second sens au regard des produits et services qu’il désigne (secondary meaning). En d’autres termes, pour accéder au titre de marque, un signe géographique doit être employé de façon à ce qu’il s’écarte de son objet originaire (la désignation d’un lieu) pour en acquérir un nouveau (la désignation de biens et/ou de services) [1].
Les droits conférés par les concessions de marques
Selon la commission administrative, El Consejo de Promoción Turística de México ne parvient pas à établir les droits qu’elle prétend disposer sur la marque MEXICO au moment de l’enregistrement du nom de domaine, le 14 novembre 1997. Pour se prononcer ainsi, elle rappelle qu’il n’a débuté ses activités qu’en octobre 1999 et que, a fortiori, il n’a pu employer le nom MEXICO avant la date de l’enregistrement.
Cependant, la commission relève que le demandeur, s’il ne disposait effectivement d’aucun droits sur une marque MEXICO au jour de l’enregistrement de mexico.com, il pouvait néanmoins se prévaloir de la concession acquise le 17 mars 2004 auprès de la société Banco Nacional De Comercio Exterior S.N.C. of Mexico, au jour du dépôt de sa plainte, le 30 mars 2004.
Au soutien de cet argument, les experts précisent que le bénéficiaire d’une marque, quand bien même celle-ci serait concédée de façon non exclusive, détient des droits suffisants au regard de l’article 4(a)(i) des principes directeurs.
Restait à trancher la question de savoir à quel moment l’on doit se placer pour apprécier la teneur des droits invoqués par le demandeur sur la marque prétendue cybersquattée.
II - L’appréciation temporelle des droits invoqués
Il existe deux possibilités : la date de l’enregistrement du nom de domaine ou celle du dépôt de la plainte. Cela devait être une source de divergence au sein de la jurisprudence UDRP. A la lecture de la décision, ce contraste naît des interprétations qui peuvent être faites de l’article 4(a)(i) in fine des principes directeurs, lequel est ainsi rédigé :
"votre nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ".
La solution favorisant la date de l’enregistrement du nom de domaine repose sur une lecture incomplète de l’article précité, à la fin duquel il serait sous-entendu "au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux". Les défenseurs de cette conception avancent que la bonne ou mauvaise foi du titulaire du nom de domaine doit être appréciée au jour de l’enregistrement du nom de domaine. Si le nom de domaine est postérieur à la marque, alors il est possible que son titulaire l’ait enregistré en connaissance de cause et qu’il soit par conséquent, considéré comme étant de mauvaise foi. A contrario, la preuve des intentions malhonnêtes du défendeur ne peut être faite que si la marque existe avant l’enregistrement du nom de domaine cybersquatteur.
A l’opposé, une seconde solution consiste à écarter toute idée de contrainte temporelle, permettant ainsi de différer l’appréciation de la mauvaise foi jusqu’au jour du dépôt de la plainte par le requérant. A l’appui de cette thèse, qui a la faveur des experts, la commission cite le cas "ExecuJet Holdings Ltd. c/ Air Alpha America, Inc." (OMPI, D2002-0669, 7 octobre 2002), dans lequel est exposée l’idée selon laquelle la mauvaise foi, qui doit exister lors de l’enregistrement du nom de domaine et se renouveler dans l’utilisation qui en est faite, peut se révéler plus perverse encore et anticiper sur le dépôt ultérieur d’une marque. L’n des exemples donné est celui de la réaction spontanée d’un cybersquatteur qui, informé d’une prochaine fusion entre deux sociétés, enregistre sans tarder comme nom de domaine les signes concernés et qui, à cette date, combinés ou non, ne bénéficient pas nécessairement du statut de la marque.
Par conséquent, pour la commission, il importe peu que le demandeur ne disposait d’aucun droits sur le signe "Mexico" au jour de l’enregistrement du nom de domaine, le 14 novembre 1997, du moment qu’il parvenait à démontrer l’existence d’une marque valable à la date du dépôt de la plainte, six ans plus tard, le 30 mars 2004.
Cette affaire pose une fois de plus le problème de la gestion des noms géographiques sur l’Internet. Elle donne un aperçu du fort intérêt que l’on affecte à un nom de domaine géographique et des moyens que les autorités étatiques sont disposées à mettre en œuvre pour obtenir sa rétrocession. En l’espèce, la bataille que livre depuis 6 ans el Consejo de Promoción Turística de México pour récupérer mexico.com s’est soldée par un échec devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI : le demandeur n’est parvenu à démontrer ni l’absence de droits ou intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine, ni sa mauvaise foi. Les manœuvres employées pour les besoins de la procédure se sont même soldées par la reconnaissance, à son actif, d’une tentative de récupération illicite du nom de domaine. Reste les possibilités d’ouvrir de nouvelles négociations ou d’agir sur le terrain judiciaire.
Lettre gratuite
Sur votre site
RSS
.JPG){kind=small}
Imprimer la chronique
Envoyer la chronique
= requiert un