La technique et le droit illustrent ces nouvelles frontières. La technique, avec les country code Top Level Domains (ccLD), ou noms de domaine géographiques, qui intègrent dans le monde virtuel la référence à une présence nationale ou locale. Le droit, dans le cadre des actions en contrefaçon de marques, qui conduisent les magistrats à appréhender les faits qui leur sont soumis en relation avec le pays où la protection de la marque est revendiquée.
Trois affaires illustrent cette situation, en France et en Allemagne, dans des contextes variés dont l’élément commun est la mise en cause par le titulaire d’une marque protégée dans son pays d’un usage contrefaisant sur un site web librement accessible dans ce même pays, conçu pour s’adresser à un public de plusieurs pays.
Par une décision du 11 mars 2003, le Tribunal de grande instance de Paris a été saisi d’une demande d’interdiction et de transfert du nom de domaine « domina.net », au motif que l’usage de ce nom de domaine était la contrefaçon de la marque française DOMINA.
Le titulaire de la marque exploite une messagerie rose en France à partir du code Télétel 3615 Domina, un site web « domina.fr » et est titulaire de deux marques françaises protégées pour l’édition en classe 41 et pour les services de messagerie électronique et de liaisons téléphoniques en classe 38.
Un procès-verbal de constat effectué à Paris attestait du contenu du site « domina.net », site rédigé en allemand ou en anglais et proposant des vêtements et accessoires dans le domaine érotique, ce constat précisant que « domina.net » appartient à une société allemande, avec un contact administratif établi en Allemagne.
Le tribunal a rejeté le grief de contrefaçon des marques françaises en précisant que la contrefaçon de marques françaises doit concerner des actes commis en France. Il a déclaré que : « s’il est pratiquement certain que des commandes de produits peuvent être faites à partir du territoire français (…), cette exploitation (…) n’est pas justifiée en l’état où seules sont produites des copies d’écran en langue allemande ».
La preuve d’actes de contrefaçon sur le territoire français aurait pu être apportée avec la commande par l’huissier français, lors du constat, d’articles sur le site « domaina.net ». La commande effectuée à partir de la France aurait alors pu caractériser l’offre au public des produits sous le nom litigieux sur le territoire national.
A défaut de pouvoir commander en ligne à partir de la France, l’usage en France peut être démontré par tous moyens, tels que la langue du site, la monnaie de paiement, les adresses de contact. Il s’agit alors de réunir les faisceaux d’indices qui pourront convaincre le juge.
Dans une autre affaire, le débat portait sur les modalités d’exécution sur un site web d’une décision de justice française qui avait prononcé l’interdiction d’utiliser les marques BOSS en France.
L’interdiction avait été prononcée sous une astreinte initiale de 15 000 euros par infraction constatée. En d’autres termes, si l’usage incriminé était poursuivi en dépit de l’interdiction prononcée par le juge, le titulaire de la marque qui avait obtenu gain de cause pouvait demander le paiement d’une somme calculée en multipliant le montant de 15 000 euros par le nombre d’infractions constatées, sous le contrôle du juge chargé de l’exécution du jugement.
La société Hugo Boss considérant que la poursuite de l’usage sur le web était contraire au jugement d’interdiction en France, avait saisi le juge chargé de l’exécution pour demander le paiement de l’astreinte. Elle avait obtenu une condamnation au paiement d’une somme de 15 854 697 euros en novembre 2001.
La Cour d’appel est revenue sur cette condamnation le 27 juin 2002. Elle a rappelé que le jugement « n’a de portée que sur le territoire français » en ajoutant qu’il s’agissait d’un jugement « qui n’imposait pas de mettre en oeuvre un filtrage, mais qui interdisait seulement l’usage des marques litigieuses sans autre précision ».
Poursuivant son analyse, la Cour a constaté que si le site était accessible en France et si sa page d’accueil comportait le mot « bienvenue », il était en anglais ou en allemand, qu’il y était précisé que « les cigarettes HUGO BOSS n’étaient pas disponibles en France » , pour en conclure que le public français n’était pas visé et que les faits ne caractérisaient pas une infraction à l’interdiction d’usage en France.
A défaut d’actes d’usage localisés sur le territoire français, le jugement était correctement exécuté et ne pouvait donner lieu à la condamnation au paiement d’une astreinte.
En Allemagne, c’est selon le même raisonnement que la société Budweiser s’est vue déboutée de son action fondée sur sa marque allemande BUDWEISER dirigée contre la société américaine exploitant le site « budweiser.com ». La société allemande considérait que la publicité pour la bière diffusée sur ce site accessible en Allemagne, portait atteinte à ses droits sur sa marque allemande. Le Landgericht de Cologne a jugé que la publicité mise en cause présentait des caractéristiques permettant d’identifier qu’elle n’était pas destinée à l’Allemagne et que la seule possibilité d’accéder à cette publicité à partir du territoire allemand ne suffisait pas à caractériser l’atteinte aux droits sur la marque allemande.
Si l’internet est perçue comme un espace virtuel sans frontières, dès lors que l’on appréhende les situations juridiques, la loi nationale intervient. La protection des marques en est une bonne illustration dans la mesure où cette protection a pour caractéristique d’être territoriale, c’est-à-dire limitée au pays où la marque est protégée par son enregistrement ou, dans certains pays, par son usage.
Dans un cadre contentieux, cette donnée théorique se traduit par la prise en compte sur l’internet des différents éléments de nature à localiser les faits présentés comme contrefaisants dans un pays ou un autre, pour ensuite examiner s’ils enfreignent les droits opposés sur le fondement de la loi nationale.
Hors de tout conflit, dans une optique de valorisation, cette donnée doit également être prise en compte par les entreprises, pour construire leur stratégie de présence géographique sur le web en cohérence avec la stratégie de protection et de défense de leurs noms et autres signes distinctifs, tels que logos, slogans. Le développement d’une activité via le web dans un pays doit ainsi s’accompagner d’une protection dans ce même pays, afin d’y défendre ses droits efficacement et d’y bénéficier dans les meilleures conditions de la puissance de l’internet.
(TGI Paris 3ème Ch. 11 mars 2003, sté BD Multimedia c. M.H. , accessible sur legalis.net ; CA Paris, 8ème Ch. 27 juin 2002, sté Reemstsma Cigaretten Fabrik GmbH c. sté Hugo Boss, jurisdata n° 191388 ; Landgericht de Cologne, 20 avril 2001, voir DNS News Pro juin 2002, « le caractère international de l’internet et la protection territoriale des marques : la jurisprudence allemande » M-E Haas)
Marie-Emmanuelle Haas
Directeur du département marques, cabinet Alain Bensoussan
marie-emmanuelle-haas@alain-bensoussan.com
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