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L'affaire Al Jazeera est un exemple intéressant d'un cas rare en UDRP : la recapture illicite de noms de domaine (reverse domain name hijacking).
Cette violation est définie par l'article 1er des règles d'application comme "l'invocation de mauvaise foi des principes directeurs pour tenter d'enlever un nom de domaine au titulaire de l'enregistrement de ce nom de domaine"
Fréquemment soulevé, l’argument tiré de la recapture illicite de nom de domaine, appelée reverse domaine name hijacking ou RDNH en Anglais, n’est reconnu que dans de faibles proportions. Malgré cela, l’existence même de cette "sanction", qui a également été appliquée sous la loi américaine dite ACPA [1], a la faveur d’une doctrine prolifique [2].
L’affaire aljazeera.com (OMPI, D2005-0309, Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing aka Aljazeera Publishing, July 19, 2005), dans laquelle la chaîne d’information du Quatar a été reconnue de mauvaise foi, nous intéresse non seulement parce qu’il s’agit d’un rare cas de RDNH associé une marque notoire, mais également parce qu’il ne s’agit pas d’un acronyme car c’est précisément sur ce terrain que les demandeurs en UDRP peuvent subir une "condamnation" au titre d’une recapture illicite [3].
I – Retour sur les faits
Les deux sociétés disposent manifestement de droits concurrents, sans doute comme bien d’autres d’ailleurs, sur l’expression "Al Jazeera".
1) L’antériorité du défendeur
En l’espèce, le titulaire du nom de domaine aljazeera.com est une société (AJ Publishing) implantée depuis 1992 au Royaume-Uni et à Dubaï. Après avoir édité, depuis 1992, une revue orientée sur l’information du Moyen-Orient, elle a décidé, en 1996, de profiter du potentiel offert par Internet. Elle a donc enregistré ce aljazeera.com le 12 avril 1996. Le site rapidement exploité reprend la formule préexistante qui s’adressait en anglais aux résidents britanniques originaires du Moyen-Orient.
La chaîne de télévision Al Jazeera, plus connue, est née en 1996 et établie au Qatar. Sa notoriété n’est plus à préciser, la société se déclarant elle-même comme la plus importante et la plus controversée des chaînes d’information arabes. Son portefeuille immatériel est à la mesure de sa notoriété : elle possède le nom de domaine aljazeera.net enregistré le 30 août 1996, et plusieurs marques AL JAZEERA dont la première n’aurait été déposée aux États-Unis le 14 septembre 2001, déclarant néanmoins un premier usage au 30 novembre 1996. Il est précisé que la chaîne d’informations avait l’habitude de s’exprimer exclusivement dans la langue arabe avant de créer, plus récemment, un site consacré aux anglophones sous english.aljazeera.com.
2) L’identification "tardive" du site litigieux
Selon ses dires, ce n’est qu’en décembre 2004 que la chaîne de télévision s’est rendue compte de l’existence du nom de domaine concurrent aljazeera.com. Cela est contesté avec force par la société défenderesse, laquelle rétorque en effet qu’il serait absolument inconcevable qu’une chaîne de télévision d’envergure internationale n’ait pu se rendre compte de l’existence de sa revue sur aljazeera.com pendant neuf ans.
Par ailleurs, elle produit un certain nombre de preuves attestant de l’utilisation systématique par les membres de la chaîne de télévision de courriels contenant l’extension aljazeera.com.
3) La signification du terme "Al Jazeera"
La société britannique allègue, pour son intérêt légitime et sa bonne foi, que le terme "Al Jazeera", qui peut d’ailleurs s’écrire sous diverses formes phonétiques (Aljazera, Aljiizera, Algezira, and Aljazirah), est générique et que, en tant que tel, la chaîne d’information ne peut en exiger le monopole. "Al Jazeera" signifierait "l’île" ou bien renverrait à certaines zones géographiques, par exemple la péninsule arabe et une région administrative du Soudan.
Autant d’éléments qui devaient jouer en faveur de la société AJ Publishing dans la reconnaissance de la mauvaise foi d’Al Jazeera.
II - Le rejet de la plainte
Il est intéressant de remarquer que la commission de l’OMPI ne s’est prononcée que sur l’élément de la mauvaise foi, ce qui traduit, selon nous, une fois de plus, la prépondérance de ce critère sur les deux autres.
Pour écarter la mauvaise foi de la défenderesse, la commission reproche essentiellement à la société Al Jazeera de ne pas avoir produit de preuve suffisamment explicite, concrète et précise pour valider l’antériorité qu’elle avançait pour son compte. En effet, elle se contentait d’affirmer que la société existait en février 1996 sans en apporter un quelconque élément de preuve.
Par conséquent, sur le terrain de l’antériorité, les trois experts devaient nécessairement conclure que la date la plus ancienne, à savoir le premier usage désigné dans l’acte de dépôt de la marque américaine, soit le 30 novembre 1996, étant précisé que, même l’enregistrement de son nom de domaine aljazeera.net est postérieur à l’enregistrement de aljazeera.com.
III - Le RDNH
Il est nécessaire de comprendre le concept du RDNH avant de l’appliquer au cas d’espèce.
1) Le concept du RDNH
Le risque de recapture illicite de nom de domaine a été soulevé très tôt par l’ICANN et par l’OMPI, en réaction aux pratiques de Network Solutions (alors registre monopolistique des .COM, .NET et .ORG) sous l’égide duquel débordements et abus étaient facilités par des règles juridiques trop douces, si ce n’est quasi-inexistantes. Il était aussi facile pour une personne (de bonne ou mauvaise foi) d'enregistrer un nom de domaine que pour un titulaire de marque de le récupérer. Aucune garantie n’existait réellement de part et d’autre.
L’ICANN a donc intégré un article 15 e) dans les Règles d’application :
"Si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine, ou qu'elle l'a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure".
Ni les Principes directeurs ni les Règles d’application ne prévoient de sanctions financières. A tout le moins, le professeur Froomkin considère-t-il la mesure de publication comme ne mauvaise publicité pour le titulaire de la marque et demandeur à l’action [4].
Néanmoins, l’ICANN et les institutions de règlement ont tenté de fixer les coûts de procédure de telle sorte que ces abus de procédure ne soient pas facilités, ce qui, selon M. Blackman, est un échec total [5].
Le RDNH consisterait donc à spéculer sur une issue favorable en la sachant peu probable. Une philosophie qui pourrait se traduire par : çà vaut le coût d’essayer !
La commission a donc déclaré "coupable" la chaîne quatarite du chef de recapture illicite de nom de domaine. Formulée ainsi, la sanction peut paraître lourde, mais en fait, cette sanction est relativement difficile à estimer.
2) Le RDNH dans l’affaire aljazeera.com
En l’espèce, il nous semble que la recapture illicite est manifeste. Plusieurs éléments viennent appuyer cette position.
D’abord, le motif tiré de la connaissance tardive du site concurrent nous paraît bien fallacieux. En effet, il est difficile de croire que la chaîne quatarite, de notoriété mondiale et propriétaire de plusieurs marques, ait pu passer à côté de la société de presse britannique pendant neuf ans ! Sur ce point, il pourrait sans doute être ajouté que Al Jazeera pouvait avoir eu connaissance des activités de AJ Publishing dès 1996, alors qu’elle cherchait à enregistrer un nom de domaine pour réaliser ces activités. Aljazeera.com étant déjà réservé par la société britannique, la chaîne de télévision se serait "contentée" du .NET.
Cela n’a pas échappé à la défenderesse : "it is not true to say that the Complainant only recently found out about the domain name. The domain name has been registered and active for over nine years, and when the Complainant registered , it would surely have observed that the domain name was registered".
Ces arguments ont été reçus par la commission qui, à partir de là, en a déduit que la demanderesse ne pouvait eu aucun cas ignorer l’existence de la société défenderesse non seulement au jour de l’enregistrement mais également pendant neuf années.
Un second élément déterminent est venu s’ajouter à la mauvaise de la société Al Jazeera, consistant dans la recherche systématique d’une confusion créée par certains de ces membres faisant référence pour leurs courriels au suffixe aljazeera.com et non à aljazeera.net ; ce à quoi Al Jazeera n’a pas répondu.
Enfin, un dernier mot pour relever l’opinion dissidente d’un expert soucieux de trouver deux critères essentiels pour la reconnaissance de la recapture illicite : la mauvaise foi d’une part ; l’abus de procédure, d’autre part.
Selon nous, étant donné l’esprit de la procédure, cette distinction, quoique intéressante, est superflue. Mauvaise foi et abus de procédure sont imbriqués l’un dans l’autre.
Pour aller plus loin
[1] Voir Barcelona.com Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona, Civ. N° 02-1396 (4th Cir., June 2, 2003) : “§ 1114(2)(D)(v) authorizes a domain name registrant to sue trademark owners for "reverse domain name hijacking."1 Under that reverse domain name hijacking provision, a domain name registrant who is aggrieved by an overreaching trade-mark owner may commence an action to declare that the domain name registration or use by the registrant is not unlawful under the Lanham Act. This section provides that the court may "grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or transfer of the domain name to the domain name registrant." 15 U.S.C. § 1114(2)(D)(v)”.
[2] Pour quelques exemples : Ph. Gilliéron, La procédure de résolution en ligne des conflits relatifs aux noms de domaine, CEDIDAC, 2002, n° 48, §89 et s. ; M. Froomkin, ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy - Causes and (Partial) Cures, Brooklin Law Review, vol. 67 (2002), n° 3, pp. 605-718 ; E. Rhein, Reverse Domain Name Hijacking and Suggestions, EIPR 2001, 12, pp. 557-564 (à propos notamment du cas D2000-1202, Deutsche Welle v. DiamondWare Limited, Deutsche Welle v. DiamondWare Limited) ; K. Blackman, The Uniform Dispute Resolution Policy : A Cheaper Way To Hijack Domain Names And Suppress Critics, Harvard Law Journal, vol 15 (2001), n° 1, pp. 212-253.
[3] En ce sens, voir CD Solutions, Inc. v. Tooker, 15 F. Supp. 2d 986 ; D.Or. 1998 (cds.com) ; Data Concepts, Inc. v. Digital Consulting, Inc., 150 F. 3d 620 ; 6th Cir. 1998 (dci.com) : Giacalone v. Network Solutions Inc., 1996 WL 887734 ; N.D. Cal., June 14, 1996 (ty.com) et l’exemple précité D2000-1202, Deutsche Welle v. DiamondWare Limited, Deutsche Welle v. DiamondWare Limited, (dw.com) avec le commentaire de E. Rhein, op. cit.
[4] M. Froomkin, op. Cit., p. 630
[5] K. Blakman, op. Cit.
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• Recapture illicite de nom de domaine
l'invocation de mauvaise foi des principes directeurs pour tenter d'enlever un nom de domaine au titulaire de l'enregistrement de ce nom de domaine
• Sanction
Une mauvaise publicité
• Une antériorité manifeste
La chaîne quatarite Al Jazzera (née en 1996) défaite par une société britannique exploitant le même nom depuis 1992
• Une mauvaise foi manifeste
Al Jazeera affirme ne s'être aperçue de l'existence du nom de domaine litigieux aljazeera.com que neuf ans après son enregistrement
• La définition du RDNH
Faut-il distinguer mauvaise foi et abus de procédure?
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