Locatour.fr contre locatour.com : une coexistence forcée
Comment caractériser la contrefaçon de marque et le risque de confusion lorsque deux marques similaires sont opposées ? Etude du conflit autour de la marque Locatour.
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt sur la contrefaçon et la concurrence déloyale lorsque le nom de domaine mis en cause n’est pas exploité.
Deux marques locatour étaient opposées, la première protégée pour l’activité de tourisme de la société Locatour, la seconde protégée en classe 38 pour les "services de communication télématique".
Le conflit portait également sur une action en responsabilité civile fondée sur les droits sur le nom de domaine locatour.fr exploité pour une activité dans le domaine du tourisme. Ce nom de domaine était opposé au nom de domaine locatour.com.
Le nom de domaine locatour.com n’était pas exploité par son titulaire, la société Soficar, spécialisée dans l’acquisition, la gestion, le contrôle et la cession de portefeuille de participation, ainsi que la prise de participation dans toute société, même si l’une des sociétés opérationnelles du groupe Soficar a pour activité la location de véhicules automobiles ou de biens immobiliers.
La Cour d’appel de Paris avait reconnu la contrefaçon de la marque protégée en classe 38 et l’atteinte au nom de domaine locatour.fr par l’enregistrement de locatour.com.
La contrefaçon de marque n’est pas justifiée.
L’arrêt porte tant sur la contrefaçon de la marque protégée pour le tourisme que sur la contrefaçon de la marque protégée en classe 38.
Sur la première marque, le titulaire de la marque locatour faisait valoir que cette marque, protégée pour les activités liées au tourisme, était contrefaite par le nom de domaine postérieur locatour.com au motif que l’une des sociétés du groupe avait une activité de location de véhicules automobiles ou de biens immobiliers.
La Cour d’appel n’avait pas suivi cette argumentation et le pourvoi confirme sa position. La Cour de cassation déclare que la cour d’appel "n’avait pas à répondre à des arguments fondés sur une éventuelle activité de filiales de cette société."
S’agissant de la marque locatour protégée en classe 38, la Cour d’appel avait reconnu la contrefaçon au motif que les services de communication télématique visés "doivent être considérés comme similaires à ceux dans lesquels s'inscrit l'exploitation d'un nom de domaine permettant au moyen d'un support informatique l'accès aux informations mises à la disposition du public sur un site Internet." Elle en avait conclu à l’existence d’un risque de confusion, "peu important que la société Soficar n'ait pas exploité de site actif."
La Cour de cassation a cassé cette décision, pour défaut de base de légale, au motif qu’il appartenait au juge du fond de "rechercher si les produits et services que pouvait offrir sur le site Internet la société Soficar étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque."
La tentative d’assimiler le fonctionnement du nom de domaine à un service de la classe 38 a échoué. Si l’exploitation du nom de domaine suppose l’usage d’outils informatiques et de télécommunication, cette fonction technique du nom de domaine ne permet pas d’appréhender la portée et la nature de son usage auprès du public.
Cet aspect technique n’a donc pas à être pris en compte pour apprécier le risque de confusion.
Le conflit entre locatour.fr et locatour.com.
La dernière question abordée portait sur le conflit entre les noms de domaine locatour.fr d’une part et locatour.com d’autre part.
Là encore, l’arrêt d’appel avait retenu que "le simple enregistrement en .COM d’un nom de domaine préalablement enregistré .FR constitue une atteinte au droit du titulaire sur ce nom de domaine."
La Cour de cassation a déclaré qu’ "en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sociétés en litige exerçaient des activités identiques ou concurrentes et s’il en résultait un risque de confusion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision."
Cette décision confirme que l’appréciation du risque de confusion doit être effectuée en prenant en compte l’activité réellement exercée sur le site exploité à partir du nom de domaine mis en cause.
Il pourrait être ajouté que l’activité à prendre en compte est plus précisément celle exercée à partir des signes en conflit.
Une solution cohérente.
Cette solution est en cohérence avec plusieurs décisions de première et seconde instance, même si, dans ces affaires, le nom de domaine mis en cause était utilisé, mais pour une activité différente de la protection revendiquée, notamment en classe 38 pour des services de télécommunications. Il s’agit des affaires Zebank [1], Wannago [2], Léonardo [3] et Saveurs et Senteurs [4].
Dans l’affaire Wannago, le tribunal avait clairement déclaré que : "il ne saurait être admis que tout titulaire d’une marque déposée en classe 38 pour des services de communication, puisse, sur la seule base de cet enregistrement, abstraction faite des produits et services offerts sur les sites considérés, prétendre interdire à quiconque une présence sur l’Internet ; au contraire, il doit être tenu compte des contenus des sites qui constituent l’activité véritable de leurs éditeurs."
L’illustration la plus radicale de cette jurisprudence est l’affaire Saveurs et Senteurs, qui a conduit, non seulement au rejet de l’action en contrefaçon de marque protégée dans plusieurs classes, dont la classe 38, mais aussi à la déchéance de la marque en classe 38 pour absence d’usage sérieux au motif que "les services de télécommunication que couvre la classe 38 s’entendent de ceux (généralement offerts par un prestataire technique) ayant un tel objet et ne se confondent pas avec les multiples services pour la fourniture desquels les communications par minitel, messagerie électronique, ordinateur ou tout autre support (Internet) ne sont qu’un moyen."
Comment mettre en cause un nom de domaine non exploité ?
L’arrêt de la cour de cassation du 13 décembre 2005 pose la question délicate de ce qui peut être considéré par le titulaire de la marque comme une atteinte à ses droits lorsque le nom de domaine identique enregistré par un tiers n’est pas exploité.
Il ressort de cette décision que, hormis les cas de notoriété, renommée ou mauvaise foi, si nom de domaine mis en cause n’est pas exploité, ce n’est pas sur le terrain de la contrefaçon de marque qu’une action peut aboutir, d’autant plus si, même en prenant en considération l’activité du titulaire, cette activité n’est pas identique à celle du titulaire de la marque.
Sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile, dans le cadre du conflit entre les deux noms de domaine, la question qui est posée est celle de l’existence du risque de confusion qui pourrait être généré par des activités identiques ou concurrentes.
C’est peut-être sous l’angle du parasitisme que la situation pourrait être abordée, les agissements parasitaires n’étant pas nécessairement le fait d’entités concurrentes.
L’enjeu est important, d’autant plus lorsque le nom de domaine mis en cause est un nom de domaine générique tel que le .COM, dont l’audience est naturellement très large.
C’est devant la Cour d’appel de Paris que l’affaire a été renvoyée, autrement composée. Cette décision participe à la construction du droit des noms de domaine en France et l’arrêt de la juridiction de renvoi complétera ce cheminement [5].
Pour aller plus loin :
[1] Cour d’appel de Versailles 22 novembre 2001, SA Zebank c/ Sté de droit canadien 1 2 3 Multimédia Ltd et SA 1 2 3 Multimédia.
[2] TGI Nanterre 2 août 2001, Sté France Télécom Interactive c/ Wannago Europe BV, DLP International BV, Wannago Sverige AB et sté Wannago.
[3] TGI Nanterre 28 mai 2001, SARL Transatia, SA Léonardo et Association Léonardo c/ Association Léonardo.
[4] TGI Nanterre 21 janvier 2002, sté Publications Bonnier c/ sté Saveurs et Senteurs Créations.
[5] Cour de Cassation, Chambre commerciale, Soficar c/ Le Tourisme Moderne Cie Parisienne du Tourisme, 13 décembre 2005, arrêt n° 1672.
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