Affaire pst.eu : étude de la 1ère décision ADR sur le .EU
La première décision sur une procédure ADR a été rendue le 18 avril 2006 et publiée le 19 avril, suite à une plainte déposée le 6 février 2006. Analyse juridique de cette décision importante.
Il s’agit d’un recours formé contre le registre EURid par la société néerlandaise Peripheral Systems Technology BV à l’encontre de pst.eu enregistré au nom d’une autre société néerlandaise PST Business Solutions BV, dans le cadre de la première période d’enregistrement préalable ou sunrise 1 réservée aux titulaires de marques.
Quelques six minutes ont séparé les deux demandes d’enregistrement. "Premier arrivé, seul servi" : la seconde demande a été rejetée et la décision de l’arbitre a confirmé cet enregistrement. Seul le résumé anglais de la décision est disponible.
La plainte
La contestation porte sur la marque revendiquée pour justifier la demande de pst.eu. Il s’agit d’une marque PST déposée au Benelux le 22 novembre 2005 et enregistrée selon la forme de l’enregistrement accélérée, le 24 novembre 2005, l’enregistrement ayant été publié le 1er janvier 2006.
La société Peripheral Systems Technology BV fait valoir qu’elle est titulaire d’une marque Benelux antérieure qui, selon l’extrait de l’Office Benelux des marques, a été déposée le 11 juillet 2000, avec un enregistrement publié le 1er août 2001.
Elle ajoute que la marque PST enregistrée le 24 novembre 2005 n’est pas un justificatif suffisant dans la mesure où elle avait formé opposition pour contester cet enregistrement.
La décision
L’arbitre, Monsieur Enrique Batalla, a considéré que la demande d’enregistrement pst.eu a été attribuée au titulaire d’une marque Benelux enregistrée, que le dossier comporte des pièces attestant que la marque a été enregistrée et que l’opposition formée contre cette marque a été rejetée.
Il a également constaté que la règle du premier arrivé, premier servi a été respectée, que l’enregistrement de pst.eu est conforme au règlement CE n° 874/2004 (articles 12.3 et 14) et qu’il n’est pas démontré que la décision d’EURid est contraire à la réglementation communautaire, pour conclure au rejet de la demande de transfert.
L’enregistrement accéléré de marque au Benelux
Le droit des marques Benelux prévoit la possibilité d’un enregistrement accéléré de marque. Etait-il légitime d’y recourir ?
La marque Benelux enregistrée, que ce soit dans le cadre d’une procédure normale ou d’une procédure dite accélérée, est protégée pour une durée de dix années à compter de la date du dépôt. Comme le précise l’exposé des motifs du protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre 2001 (disponible sur le site du BBM) qui a introduit la procédure d’opposition dans la Loi Benelux, cette procédure a pour conséquence de rallonger la durée de la procédure d’enregistrement :
"Cet inconvénient est compensé en prévoyant dans la LBM (ndr : loi Benelux des marques) la possibilité d'obtenir un enregistrement accéléré de la marque déposée. Ce point est surtout important pour les déposants qui désirent également une protection internationale de la marque dans les six mois suivant le dépôt (c'est-à-dire avec le maintien de leur droit de priorité). Toutefois, cet enregistrement accéléré reste soumis à un examen formel et matériel par le BBM (ndr : Bureau Benelux des marques) et au traitement d'une opposition éventuellement introduite. Le cas échéant, il peut en résulter la radiation de l'enregistrement."
Ayant été déposée avant le 1er janvier 2006 dans les classes 9, 35 et 42, la marque Benelux PST ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure d’opposition. La société Peripheral Systems Technology BV ne pouvait ignorer que la procédure d’opposition qu’elle avait engagée serait rejetée. Non seulement la marque était enregistrée, mais encore la réserve prévue par la loi sur le traitement d’une éventuelle opposition n’était pas applicable.
Si la marque Benelux enregistrée selon la procédure accélérée a été conçue pour permettre à son titulaire d’engager une action en justice ou d’étendre sa protection à l’étranger, sous la forme d’un enregistrement international (arrangement de Madrid articles 1-2 et 3), elle doit également pouvoir être invoquée pour justifier l’enregistrement d’un nom de domaine dans le cadre d’une période préalable d’enregistrement réservée aux titulaires de droits.
Les conflits et leur mode de règlement
Le droit sur toute marque enregistrée peut toujours être contesté, que ce soit par un tiers titulaire de droits antérieurs dans le cadre d’une opposition ou d’une action judiciaire, ou par un tiers intéressé qui agit en nullité ou en déchéance.
Selon les règles d’enregistrement du .EU et les règles de la sunrise, un titulaire de droits placé en première position a pu obtenir l’enregistrement du nom de domaine revendiqué alors que d’autres candidats à l’enregistrement placés en seconde, troisième, et, dans le cas de pst.eu jusqu’en septième position, pouvaient avoir des droits antérieurs.
Lorsque les droits revendiqués sont en vigueur sur un même territoire, il peut exister un conflit.
S’il s’agit d’invoquer des droits antérieurs pour mettre en cause les droits sur le nom de domaine et sur les autres droits associés à la dénomination concernée, soit des droits à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, l’action qui permet de mettre en cause l’intégralité de ces droits et des usages est une action judiciaire ou une procédure d’arbitrage.
Si seul le nom de domaine est mis en cause, l’action peut être engagée sous trois formes : action devant les tribunaux, procédure ADR contre le titulaire du nom de domaine ou procédure d’arbitrage.
Il appartient au titulaire qui engage la procédure ADR de justifier d’un droit antérieur protégé par le droit national d’un Etat membre de l’Union européenne et/ou par le droit communautaire et de démontrer que le nom de domaine a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur son nom, ou bien que le nom de domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.
La société PST Business Solutions BV comporte dans sa dénomination sociale le sigle PST. Cet élément laisse supposer qu’elle a un intérêt légitime à l’enregistrement et à l’usage du nom de domaine pst.eu.
Il resterait le fondement de la mauvaise foi lors de l’enregistrement ou de l’utilisation du nom de domaine : il s’agit alors de circonstances d’espèce qui doivent être analysées cas par cas.
Est un exemple caractéristique de la mauvaise foi, le cas dans lequel le nom de domaine a été enregistré principalement pour être vendu, loué ou transféré, ou encore pour empêcher un tiers qui a un droit reconnu ou non d’obtenir son enregistrement en .EU.
Les sigles sont des signes d’identification recherchés, ce qui engendre inévitablement un risque de conflit plus important que pour d’autres dénominations.
S’agissant de pst.eu, sept demandes d’enregistrements ont été adressées à EURid dans le cadre de la procédure préalable d’enregistrement.
Les quatre premières ont été transmises le 7 décembre 2005, suivies de deux autres demandes du 7 février 2006 et d’une dernière demande du 5 avril 2006.
Sur ces sept demandes, seules quatre ont été complétées par la transmission des documents justificatifs.
Le traitement des demandes d’enregistrement dans leur ordre chronologique d’arrivée n’est pas le seul fait des registres de noms de domaine. Les offices des marques procèdent de la même manière.
Pour les noms de domaine, la différence est que, pour des raisons techniques, la règle du "1er arrivé, 1er servi" est en réalité celle du "1er arrivé, seul servi".
Cet aspect technique génère des conflits et c’est alors à la règle de droit de s’appliquer pour donner une solution juridique aux confits. Quelle aurait été la décision si le plaignant avait pu justifier que l’opposition avait abouti et que l’enregistrement de la marque avait été radié ? La date de l’opposition et de sa notification au titulaire de la marque aurait pu être, par exemple, un élément pertinent pour identifier si, au jour où le candidat à l’enregistrement a transmis les documents justifiant ses droits, l’enregistrement était déjà contesté.
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