Que devient le nom de domaine ? Quelle a été l’évolution de la jurisprudence française 2003, le concernant ? Au travers d'un dossier complet, gros plan sur l'évolution de la jurisprudence française pour les noms de domaine.
Dès 1999, l’OMPI (l'Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle) l’avait qualifié de signe distinctif des entreprises ou des particuliers, alors que la majorité de la doctrine estimait que le nom de domaine n’était qu’un simple système technique ne créant aucun droit.
Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, le nom de domaine s’ajoute aux traditionnels identifiants de l’entreprise. En permettant d’identifier le site web de celle ci, il offre aux internautes la possibilité de la trouver et de la distinguer des autres opérateurs commerciaux présents sur le net.
Le rôle de la jurisprudence est alors essentiel puisqu’elle doit, en l’absence de tout statut légal définissant et régissant le nom de domaine, aménager sa protection juridique.
L’évolution de la jurisprudence en 2003 peut être examinée au travers des six aspects suivants :
Sur le fondement de l’article L711-4 du CPI, énumérant de manière non limitative les signes pouvant constituer une antériorité à une marque, il avait été jugé, à plusieurs reprises, que l’enregistrement d’un nom de domaine pouvait faire obstacle au dépôt postérieur d’une marque, sous certaines conditions.
C’est le Tribunal du Mans, dans une affaire oceanet, qui a, pour la première fois, annulé en référé une marque oceanet déposée deux ans après l’enregistrement du nom de domaine oceanet.fr, au motif que l’usage de cette dénomination comme nom de domaine était créateur d’un droit susceptible de s’opposer au dépôt d’une marque postérieure identique.
La Cour d’Appel de Paris a ensuite posé de facto le principe d’une protection du nom de domaine, en énonçant dans une affaire Lavie.com les raisons et les conditions de la protection d’un nom de domaine :
"Si le nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propriétaire, peut justifier d’une protection contre les atteintes dont il fait l’objet, encore faut-il que les parties à l’instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l’antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui ci peut entraîner dans l’esprit du public."
En 2002, la jurisprudence a réaffirmé que l’exploitation d’un nom de domaine doit être effective, c'est-à-dire que le site correspondant ne doit pas consister en une simple page d’attente mais qu’il doit être actif, la preuve de cette exploitation effective pouvant être établie par tout moyen.
En 2003, la jurisprudence a confirmé ces principes en annulant ou en validant des marques en fonction de l’antériorité de l’usage effectif d’un nom de domaine.
Tel fut le cas, a contrario, dans l’une des nombreuses affaires Père Noël (TGI Lons Le Saunier, 14 janvier 2003, Pere-noel.fr c/ Aricia), dans laquelle le juge a constaté :
"…la société ARICIA ne saurait prétendre être titulaire d'un nom de domaine antérieur "pere-noel.com" enregistré le 20 juillet 1998 dès lors qu'elle n'en est plus détentrice pour l'avoir cédé le 14 avril 2000..."
La marque, rappelons le, n’est protégée que pour les produits et services désignés dans son acte d’enregistrement, c’est le principe de spécialité que la jurisprudence a adapté aux noms de domaine au fil de ses décisions.
Examen systématique
En effet, depuis les affaires Alice, MMA et Zebank, le juge procède à un examen systématique du contenu du site en cause pour apprécier l’existence possible d’une confusion entre les produits ou services, pour lesquels la marque est protégée, et ceux attachés au nom de domaine.
Dans une affaire Publications Bonnier c/ Saveurs et Senteurs Créations (conflit entre le nom de domaine saveurs.com et la marque "saveurs" enregistrée également en classe 38, couvrant les services de communications par ordinateur, de messageries électroniques et de communications par tous supports tel Internet), le TGI de Nanterre a estimé le 21 janvier 2002 que les services proposés sur le site contesté par la demanderesse n’étant pas similaires à ceux protégés par la marque, le nom de domaine saveurs.com n’était donc pas contrefaisant.
Les juges considèrent donc dorénavant, plus que l’enregistrement de la marque en classe 38, l’identité ou la similarité des produits et services désignés lors de l’enregistrement et contenus dans le site. A tel point que la déchéance pour non usage peut être prononcée en l’absence d’usage réel et sérieux de la marque invoquée pour désigner des services de télécommunication, comme ce fut le cas dans l’affaire susvisée.
Internet, simple support commun
L’enregistrement d’une marque dans la classe 38 n’est efficace que lorsque le titulaire exploite un site réellement dédié à l’Internet ou aux services de communication et qu’il désire s’opposer à l’exploitation d’un site ayant le même objet.
Les juridictions procèdent à une comparaison entre le contenu du site exploité par l’une des parties et les produits et services pour lesquels la protection est revendiquée.
Pour la jurisprudence actuelle, l’Internet n’est donc qu’un simple support commun.
En 2003, la jurisprudence a confirmé ces principes en continuant d’examiner le contenu des sites Internet quant à leur similarité avec d’autre activités ou services avant de se prononcer sur la contrefaçon d’un nom de domaine, sur le fondement de l’article L.711-4 du CPI. (Cour d’appel de PARIS 4èch., 22 janvier 2003, Sté paris Capital.com et autre c/ Sté Paris 3S et autre).
En 2003, la Cour d’appel de Paris a rendu trois décisions dans des affaires qui avaient déjà fait couler beaucoup d’encre, venant confirmer que le principe "à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression" justifie certaines atteintes aux marques.
La Cour ne condamne pas Greenpeace
Il s’agit de deux arrêts du 26 février 2003 (Cour d’appel de Paris 14ème ch. Section A) impliquant l’association Greenpeace, poursuivie pour avoir parodié deux logos industriels sur son site Internet, "Esso" devenant "E$$O" et "Areva", associé à une tête de mort ou au slogan "Plutonium – L’Arrêt va de soi" ou encore au corps d’un poisson en lettres de sang.
Dans ces deux affaires, la Cour a refusé de condamner Greenpeace, estimant que celle-ci, en parodiant les marques susvisées n’avait pas eu pour objectif de promouvoir la commercialisation de produits ou de services en sa faveur mais celui d’un usage polémique étranger à la vie des affaires, c'est-à-dire qu’elle visait ainsi à dénoncer les incidences sur l’environnement des activités d’Esso et d’Areva.
Au surplus, les membres de Greenpeace avaient pris soin de transformer les logos afin de mieux les détourner.
L'affaire Danone
La Cour d’appel a maintenu sa position dans la rocambolesque affaire Danone (Cour d’appel de PARIS 4ème ch. Section A, 30 avril 2003) où le nom de domaine jeboycottedanone.com avait été déposé par une association, en vue de protester contre les conditions sociales de la restructuration d’une entreprise appartenant au groupe Danone.
L’action en contrefaçon, formée par le groupe Danone, a été rejetée par la Cour, invoquant une nouvelle fois le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression.
Dans cette affaire, les membres de l’association avaient clairement démontré que leur unique intention était celle de dénoncer les pratiques sociales du groupe Danone, sans chercher à induire le public en erreur quant à l’identité des auteurs de la communication.
En 2003, le TGI de Paris a eu l’occasion de préciser et d’appliquer aux noms de domaine la notion de "contrefaçon par reproduction", caractérisée par la Cour de Justice des Communautés européennes lorsque la marque était reproduite à l’identique.
La Ville de Paris interdite de paris.fr
Dans une ordonnance du 28 février 2003 (TGI Paris, Sté Studyrama contre Mairie de Paris), le juge des référés a dû se prononcer sur l’existence d’une contrefaçon entre la marque "jeunes à Paris" déposée pour désigner les services de communication par ordinateur par la société Studyrama et le nom de domaine www.jeunes.paris.fr utilisé par la Mairie de Paris.
Le juge, après avoir énoncé que le nom de domaine "reprend à une proposition près, les termes composant la marque de la société Studyrama [et], que le risque de confusion apparaît patent pour un internaute d’attention moyenne…",a interdit à la Ville de Paris d’utiliser son nom de domaine.
On peut noter au passage, l’apparition de la notion "d’internaute d’attention moyenne" pour apprécier la contrefaçon.
L'ANPE déboutée
Un peu plus tard, le 20 juin 2003 (TGI Paris 3ème ch. 2ème section, ANPE c/ Monsieur Emmanuel R), le TGI de Paris a dû se prononcer dans une affaire où l’ANPE invoquait la contrefaçon de ses différentes marques déposées "ANPE", par le nom de domaine anpe-paris.com qui renvoyait à un site à caractère pornographique.
Après avoir rappelé que "la contrefaçon par reproduction n’est caractérisée…que lorsque le signe constituant la marque est reproduit à l’identique, sans modification ni ajout ou lorsque la reproduction réalisée recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen", le tribunal a refusé de juger fondée l’action en contrefaçon par reproduction engagée par l’ANPE, retenant simplement en l’espèce, des actes de parasitisme commis au préjudice de l’ANPE.
L’évolution de la jurisprudence concernant la contrefaçon par reproduction de marques dans les noms de domaine mérite donc une surveillance…
Le juge français avait déjà condamné des sites aux noms de domaine étrangers pour contrefaçon de droits français (TGI Nanterre, 2 novembre 2000, affaire fnac.tv). En 2003, la jurisprudence a dégagé de nouveaux principes.
Accessible depuis la France
Ainsi, une société, titulaire de différentes marques portant la dénomination "domina" désignant des produits érotiques avait assigné en contrefaçon un particulier qui avait enregistré en Allemagne le nom de domaine domina.net pour les mêmes services.
Le TGI de PARIS a débouté la société au motif que pour pouvoir interdire un nom de domaine enregistré à l’étranger mais qui reprend une marque française, il faut prouver non seulement que ce site est accessible en France mais aussi que les produits proposés peuvent être livrés en France, ce qui n’avait pu être établi en l’espèce. (TGI Paris, 11 mars 2003, BD Multimédia/JH ), la charge de ces preuves appartenant au demandeur.
Un Polonais condamné pour decathlon.pl
Dans une seconde affaire, (TGI Paris, 8 juillet 2003, Decathlon/Valley et autres), le juge français a condamné le titulaire du nom de domaine polonais decathlon.pl désignant un site internet sur lequel était exploité la dénomination "décathlon" associée à des images dévalorisant la pratique du sport.
Il a en effet estimé, pour ce faire, qu’il y avait "atteinte à la marque de renommée Décathlon .., en ternissant son image basée sur la valorisation de la pratique du sport et des bénéfices pouvant en être tirés…".
A présent, quittons le registre des noms enregistrés à l'étranger pour s'intéresser aux marques renommées.
En 2003, le juge a appliqué aux noms de domaine l’article L713-5 du CPI qui prévoit : "l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière."
L’affaire concernait un nom de domaine reproduisant la marque NF de l’AFNOR et promouvant l’activité de consultant en informatique de son propriétaire. (TGI Paris, 17 juin 2003, AFNOR c/ M. F. R).
Le TGI de Paris a estimé que l’usage de la mention NF dans ce contexte, était de nature à porter préjudice à l’AFNOR dans la mesure où le public pourrait croire que les services informatiques proposés bénéficiaient de la certification correspondante, alors que tel n’était pas le cas.
La jurisprudence 2003 apporte quelques nouvelles briques à l’édification du régime juridique du nom de domaine qui semble devenir un signe distinctif à part entière, protégé en tant qu’antériorité.
L’avenir du nom de domaine se dessine également au travers du projet de loi sur la confiance dans l’économie numérique, élaboré par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, et notamment de son article 5 qui organise les règles de gestion des noms de domaines sur l'Internet.
Le nom de domaine, un impératif
Il est donc devenu impératif pour les entreprises voulant rester compétitives, d’acquérir puis de protéger un nom de domaine lui permettant d’être identifiée sur Internet, de la même manière qu’elles organisent déjà la protection de leurs marques, et ce, d’autant plus que l’administration fiscale les y incite.
Une instruction fiscale du 9 mai 2003, émanant de la Direction Générale des Impôts, vient en effet préciser dans quelles conditions les entreprises peuvent déduire fiscalement des charges afférentes à la création de sites Internet ou extranet, ou comptabiliser les sommes afférentes à ces opérations en tant qu’immobilisations à l’actif du bilan.
Les frais d’acquisition d’un nom de domaine constituent donc une immobilisation incorporelle, au même titre que les brevets, les marques et les droits d’auteur qui constituent une source régulière de profits pour l’entreprise et sont susceptibles d'être cédés. En outre, les redevances annuelles versées à l'organisme attribuant le nom de domaine constituent des charges déductibles de l'exercice en cours, à la date de leur engagement.
Surveillance indispensable
Après avoir investi pour l’acquisition d’un tel outil, un système de surveillance des noms de domaine, correspondant à une veille juridique des enregistrements et des retours dans le domaine public des noms de domaine reprenant une marque ou une dénomination sociale, s’avère donc indispensable pour une entreprise souhaitant prévenir les conflits potentiels en cette matière.
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