Eurostar.eu, une interprétation stricte de l’accord de coexistence
Dans ce dossier, nous nous penchons sur l'affaire eurostar.eu, ce litige entre des sociétés ferroviaires d'un côté et un diamantaire de l'autre, en examinant notamment la nature de l'accord de coexistence signé par ces différentes sociétés.
Les conventions de coexistence de signes distinctifs doivent jouer un rôle dans le positionnement sur Internet. Elles peuvent s’inscrire dans une stratégie intégrant tous les identifiants, les marques mais aussi les mots-clés, les métatags et les noms de domaine.
Toutefois, l'affaire eurostar.eu montre à quel point il peut être difficile de prévoir les problèmes de coexistence.
Un litige en plusieurs manches
D'un côté, les sociétés Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB) et Eurostar (UK) Ltd. qui exploitent des réseaux ferroviaires entre la France, la Belgique et la Grande-Bretagne. De l'autre Eurostar Diamonds Traders (ci-après EDT), un diamantaire. Les sociétés ferroviaires sont propriétaires de plusieurs marques "Eurostar" enregistrées en 1988, qu’elles ont opposé, en 2001, à EDT, lorsque celle-ci a déposé plusieurs marques comprenant le terme "Eurostar". De ces procédures d’opposition est né un accord de coexistence de marques.
Dès l'ouverture du .EU, EDT a réussi à obtenir eurostar.eu.
Estimant cet enregistrement contraire à l'accord de coexistence, les sociétés ferroviaires ont assigné EDT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, puis la Czech Arbitration Court (CAC).
Par une ordonnance de référé du 10 janvier 2006 [1], le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une "procédure d’opposition (…) prévue en cas de contestation sur l’inscription d’un nom de domaine". Par ailleurs, il a estimé qu’il "ne lui [appartenait] pas d’interdire à une société de déposer un nom de domaine au motif que cela constituerait un dommage imminent, alors que l’accord entre les parties est totalement muet à ce sujet".
Par une décision ADR du 12 mai 2006 [2], la CAC a également refusé d’accorder le transfert du nom de domaine aux sociétés ferroviaires. Les arbitres ont considéré que la présence d’un accord de coexistence était insignifiante.
Saisi sur le fond, le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement le 15 novembre 2006 [3] en tenant compte de la nature juridique de l'accord de coexistence.
La nature de l’accord de coexistence : une transaction
En l'occurrence, l'accord de coexistence litigieux peut être qualifié de transaction. La présence d’une contestation née et/ou à naître réside dans le fait que l’accord fut élaboré à la suite d’une opposition des sociétés ferroviaires à l’enregistrement des marques déposées par EDT. Quant aux concessions réciproques, elles prennent la forme de restrictions de liberté dans l’exercice des droits attachés aux marques.
Cette "tolérance réciproque" [4] n’est pas neutre puisqu’à travers elle, les parties se départissent partiellement du monopole qu’elles détiennent sur les droits de propriété attachés à leurs marques respectives. C'est pourquoi les accords de coexistence sont d'interprétation restrictive.
L’interprétation restrictive de l’accord de coexistence
L’accord de coexistence qualifié de transaction se soumet au principe d’interprétation stricte [5].
Le tribunal de grande instance en fait une application en décidant que "les sociétés ne sauraient voir élargir le champ de protection de l’accord de coexistence alors que ce dernier ne parle que des marques". Par ailleurs, le juge souligne que "le choix de ce terme, non comme marque mais comme nom de domaine procède d’un but différent que celui de la marque", rappelant ainsi les différences de nature et de régime entre les marques et les noms de domaine.
Dès lors, le principe de l’interprétation restrictive des transactions s'applique pleinement à un accord de coexistence de marques ne prévoyant aucune modalité de coexistence ou de partage de noms de domaine.
L’accord litigieux ne prenant pas en compte les noms de domaine, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour contester leur enregistrement et/ou leur exploitation.
Cette solution ne peut qu’être saluée car étendre à l’enregistrement d’un nom de domaine les effets d’un accord de coexistence portant exclusivement sur les marques respectives des parties favoriserait des renonciations implicites à des noms de domaine indéterminés. On ne saurait accorder tant de crédit au mutisme lorsque les enjeux portent sur la titularité d’un identifiant au fort potentiel économique ; c’est le cas du nom de domaine eurostar.eu.
La solution est d’autant plus justifiée qu’en l’occurrence, le juge rappelle d'ailleurs que le nom de domaine reproduit l’élément distinctif de la partie dénominative de la marque semi-figurative de la défenderesse, qui est également l’élément dénominatif de sa dénomination sociale. À défaut de convention contraire, les parties détenant des droits et intérêts légitimes concurrents devaient être placées sur un même pied d’égalité.
Les contrats de coexistence et les noms de domaine
La valeur de la marque est aujourd'hui conditionnée par les noms de domaine qui lui sont attachés : ces signes forment un ensemble cohérent au sein d’un même fond de commerce, d’un même patrimoine.
À partir de là, les opérations contractuelles sur les noms de domaine [6] doivent être davantage prises en considération. Les contrats de coexistence en sont un exemple. Mais il ne suffit pas d’y procéder, il faut également souligner la nécessité de revoir et de rafraîchir périodiquement ces accords, notamment ceux conclus à l’ère "pré-Internet" [7].
Pour aller plus loin :
[1] T. com. Paris, réf., 10 janvier 2006 : DI Cah. jurid., jurispr. ; VoxPI.info, note A. Nappey ; Domain.blogspot.com, First French judicial decision over a ".eu" domain name, 24 janvier 2006, obs. C. Manara ; RLDI 2006, n° 14, mars 2006 ; Actualités ; E. Tardieu-Guigues, "Eurostar.eu", la première contestation judiciaire de l’enregistrement d’un nom de domaine en <.eu>, RLDI 2006, n° 15, Avril 2006 ; Com. Com. Elec. 2006, n° 3, Alerte 75, par R. Munoz, Propr. Ind. 2006, n° 6, Alerte 52, par I. Meunier-Cœur.
[4] A. Folliard-Monguiral, Conditions et effets de la coexistence de marques en droit communautaire, Propr. ind. 2006, n°9, Étude 24.
[5] Articles 20448 et 209 du Code civil. Voir également : Civ. 2, 5 Juillet 1982, Inédit ; Civ. 1ère, 19 octobre 1982, Inédit ; Com., 26 novembre 2002.
[6] Sur la question, voir notamment C. Manara, Opérations contractuelles sur noms de domaine, JCP E, n° 16, 673 et G. Kaufman, Noms de domaine sur Internet, Aspects juridiques, Vuibert, 2001, spéc. p. 77 et s.
[7] La retentissante affaire qui oppose la société Apple Corps Limited à Apple Computer, Inc. dans laquelle un accord de coexistence, signé en 1991, n’avait pas été mis à l’heure de l’Internet, illustre l’importance qu’il peut y avoir à rafraîchir les contrats en fonction des avancées technologiques. Apple Corps., la célèbre société créée par les Beatles, a assigné la société Apple Computers en excipant du fait que celle-ci aurait violé un accord de coexistence de marque datant de 1991 en développant et en commercialisant, dix ans plus tard, les technologies iPod et iTunes. La Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galle a estimé que Apples Computer n’avait pas rompu l’accord (High Court of Justice of England and Whales, Apple Corps Limited v. Apple Computer, Inc., May 8, 2006, [2006] EWHC 996 (Ch.) ; American Lawyer 2006, Vol. 28, Issue 7, p. 54, com. T. Ross ; Computer & Internet Lawyer 2006, Vol. 23, Iss. 7, p. 25, commentaire anonyme ; MIP, June 2006, p. 1).
• L'accord de coexistence de marques La convention par laquelle les parties, propriétaires de marques similaires ou identiques désignant chacune des biens et/ou des services similaires ou identiques, prévoient les modalités d’exploitation simultanée des droits qu'ils détiennent sur leurs marques en y exprimant, d’une façon non équivoque, des concessions réciproques. • L'interprétation des accords de coexistence Le principe de l’interprétation restrictive des transactions s'applique à un accord de coexistence de marques ne prévoyant aucune modalité de coexistence ou de partage de noms de domaine. Par conséquent, les parties ne sauraient s’en prévaloir pour contester leur enregistrement et/ou leur exploitation. • Une solution prudente Etendre à l’enregistrement d’un nom de domaine les effets d’un accord de coexistence portant exclusivement sur les marques respectives des parties favoriserait des renonciations implicites à des noms de domaine indéterminés. On ne saurait accorder tant de crédit au mutisme lorsque les enjeux portent sur la titularité d’un identifiant au fort potentiel économique.
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