En 1996 et 1997, Xentral enregistrait pagesjaunes.com et pagesjaunes.net. En 2000, Pages Jaunes engageait une bataille juridique qui allait apporter une remarquable contribution au droit des marques et des noms de domaine.
Compte tenu de la complexité de l'affaire rapportée, il nous paraît utile, pour en assurer une bonne compréhension, d'en dresser préalablement une chronologie indicative.
Celle-ci fera apparaître qu'entre le milieu de l'année 2000 et le début de l'année 2008, trois types de procédures ont été engagées par les litigants :
la première est une procédure UDRP conduite devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI engagée par la société France Telecom (devenue Pages Jaunes SA) contre le titulaire des noms de domaine pagesjaunes.com et pagesjaunes.net (I) ;
la seconde est une procédure judiciaire menée devant le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel de Paris à l'initiative de la société Prodis (qui fait suite à la société Les Pages Jaunes Francophones, étant précisé que Prodis sera elle-même succédée par la société Xentral) (II) ;
la troisième, menée devant les autorités communautaires (l'Office d'Harmonisation pour le Marché Intérieur ou OHMI et le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes ou TPICE) concerne la question de l'enregistrement de la marque "Pagesjaunes.com" par Xentral (III)
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Chronologie indicative
9 avril 1996 : Les Pages Jaunes Francophones (France Online ou Maximum Telecom Services), société de droit américain basée en Californie, enregistre le nom de domaine pagesjaunes.com.
25 avril 1997 : cette même société enregistre pagesjaunes.net.
24 mai 2000 : France Telecom, société de droit français, dépose une plainte UDRP devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI contre Les Pages Jaunes Francophones afin d’obtenir le transfert à son profit des deux noms de domaine pagesjaunes.com et pagesjaunes.net.
21 août 2000 : une commission administrative composée de trois membres rend une décision de rejet [1].
21 septembre 2000 : Les Pages Jaunes Francophones, devenues Prodis Inc., présente une demande d’enregistrement de marque communautaire devant l’OHMI sur le signe pagesjaunes.com et désigne la classe 16.
26 septembre 2000 : Prodis Inc. assigne la société France Telecom devant le Tribunal de grande instance de Paris (puis la Société Pages Jaunes SA le 20 avril 2001).
14 octobre 2002 : la demande d’enregistrement de marque communautaire de Prodis Inc., acceptée, est publiée au Bulletin des Marques Communautaires.
6 janvier 2003 : France Telecom, devenue Pages Jaunes SA, forme une opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement, par Prodis Inc., de la marque communautaire "pagesjaunes.com".
14 mai 2003 : jugement du Tribunal de grande instance de Paris, favorable à Pages Jaunes SA et contre lequel Prodis Inc. interjette appel [2].
30 mars 2005 : arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Paris [3].
28 avril 2005 : la division d’opposition de l’OHMI accueille la demande de Pages Jaunes SA.
16 juin 2005 : Prodis Inc. forme un recours contre cette dernière décision devant l’OHMI.
15 février 2006 : la première chambre de recours de l’OHMI rejette le recours de Prodis Inc [4].
La demande d’enregistrement de la marque communautaire "pagesjaunes.com" est transférée à la société Xentral LLC.
11 mai 2006 : Xentral forme un recours contre la décision de l’OHMI devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE).
13 décembre 2007 : le TPICE rejette le recours de Xentral [5].
I - La décision OMPI D2000-0489
Il n’est pas inintéressant de noter que, pour ce litige opposant un plaignant français à un défendeur américain, la commission administrative, présidée par un suisse, était en outre composée d’un expert français et d’un expert américain.
Trois éléments méritent d’être rapportés : d’abord sur le terrain de la condition relative au droit ou à l’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine ; ensuite, sur le terrain de sa bonne ou mauvaise foi ; enfin, sur le caractère non abusif de la procédure.
A/ Un intérêt légitime laissé à l’appréciation du juge ordinaire
S’agissant du droit ou de l’intérêt légitime, la commission a rejeté l’idée selon laquelle l’enregistrement défensif d’un nom de domaine pour garantir son antériorité ne pourrait pas constituer un droit ou intérêt légitime au sens des principes UDRP.
La commission a d'ailleurs relevé que telle était la solution adoptée alors par la jurisprudence suisse et qu’en tout état de cause, les textes régissant la procédure UDRP ne leur permettaient pas de chercher précisément l’état des droits positifs français et américain sur cette question délicate. Il était préférable, selon eux, que les parties s’en remettent au juge ordinaire compétent.
B/ Le caractère descriptif de l’élément verbal "Pages Jaunes"
La commission administrative a d’abord rappelé qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la validité des marques "Pages Jaunes".
Cependant, appelée à apprécier les droits et intérêts légitimes ainsi que la bonne ou mauvaise foi du défendeur, cette incompétence ne devait pas l’empêcher de prononcer son avis sur le niveau de distinctivité des marques opposées aux noms de domaine litigieux.
Or, pour la commission, l’élément verbal "Pages Jaunes" est clairement descriptif pour désigner des annuaires. A partir de là, se plaçant du côté du public internaute, elle a retenu la conclusion selon laquelle la concurrence de sociétés éditrices d’annuaires professionnels ne peut que servir l’intérêt public et bénéficier aux internautes.
C/ Pas de tentative de recapture illicite des noms de domaine
Les Pages Jaunes Francophones, société défenderesse dans cette procédure UDRP, a tenté de faire valoir que la procédure initiée par France Telecom était abusive. Autrement dit, dans le jargon "udrpéen", la société française aurait tenté de recapturer illicitement, comprendre "de mauvaise foi", les noms de domaine objets du litige.
Sur ce terrain, la société américaine n’obtient pas gain de cause, la commission administrative étant même allée jusqu’à indiquer que la demanderesse, malheureuse en UDRP, pourrait obtenir satisfaction devant les juridictions françaises.
Malgré ce petit écueil, la décision UDRP restait favorable à la défenderesse, la société Pages Jaunes Francophones.
Elle semble même lui avoir donné des ailes. En effet, immédiatement après le prononcé de cette décision, elle entreprit de conforter les droits qu’elle estime détenir sur la dénomination "Pages Jaunes" de deux manières. D’abord, elle a déposé, dès le 21 septembre 2000, une demande d’enregistrement de marque communautaire "Pagesjaunes.com" auprès de l’Office d’Harmonisation pour le Marché Intérieur (OHMI) et, quelques jours plus tard, le 26 septembre, elle assignait France Telecom devant le Tribunal de grande instance de Paris.
II – La procédure devant les juridictions parisiennes
France Telecom n’ayant pas obtenu gain de cause en UDRP, Prodis redoute que la société française engage à son encontre une procédure judiciaire devant les juridictions françaises, d’autant que la commission administrative invitait les parties à faire trancher leur litige devant les juridictions "ordinaires".
A/ La stratégie de Prodis…
Ainsi, Prodis anticipe et introduit, devant le Tribunal de grande instance de Paris, ce qu’il est convenu d’appeler une action déclaratoire. Elle explique en effet qu’elle "souhaite pouvoir exploiter ses noms de domaine dans le cadre d’un grand portail consacré à tous les annuaires de tous les pays francophones (mais) que France Telecom lui refuse toute exploitation commerciale de ses noms de domaine".
Elle demande aux juges parisiens de constater qu’elle détient légitimement les noms de domaine pagesjaunes.com et pagesjaunes.net, et ce en vertu de la décision rendue par la commission administrative, à laquelle France Telecom aurait acquiescé au sens des articles 408 et suivants du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le dépôt, par France Telecom, des marques Pages Jaunes, serait frauduleux au motif que le déposant aurait tenté d’obtenir un droit privatif sur la traduction de la marque "Yellow Pages" qui, par dégénérescence, aurait perdu tout caractère distinctif. Enfin, les marques de France Telecom encourraient la nullité pour leurs caractères génériques et descriptifs.
B/ … inefficace devant les juridictions parisiennes
Dans son jugement du 14 mai 2003, le Tribunal de grande instance a rejeté l’ensemble des demandes formulées par Prodis qui a interjeté appel.
Le 30 mars 2005, la Cour d’appel de Paris rend un arrêt parfaitement confirmatif.
Elle devait rejeter l’argument de Prodis selon lequel France Telecom aurait acquiescé à la décision UDRP au sens de l’article 408 du Code de procédure civile, de sorte que ses droits sur les noms de domaine pagesjaunes.com et pagesjaunes.net ne pouvaient plus être contestés. Le procédé pu paraître ingénieux, mais il convient de rappeler, d‘une part, qu’une procédure UDRP (menée ou non à son terme) n’exclut en rien la compétence du juge judiciaire, d’autre part qu’une décision UDRP n’est pas assimilable à un jugement, ni même à une sentence arbitrale [6].
Pour écarter toute idée d’acquiescement, les juges de la Cour d’appel s’en rapportent à la décision UDRP en faisant remarquer que la commission avait elle-même "souligné la portée limitée de sa décision en réservant l’application par les juridictions françaises du droit français des marques". La Cour ajoute utilement que "l’acquiescement doit résulter d’actes ou d’un comportement démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle il est opposé d’accepter la décision intervenue". Elle conclut en disant "qu’il ne saurait être déduit de l’absence de recours de la société France Telecom à l’encontre de la décision du tribunal arbitral [comprendre la commission administrative] la reconnaissance des droits de la société Prodis sur ces noms de domaine".
En outre, la Cour d’appel rejette l’argument de Prodis selon lequel les marques "Pages Jaunes" auraient été déposées frauduleusement. Elle juge également que lesdites marques n’encourent ni la nullité pour défaut de distinctivité, ni la déchéance pour dégénérescence.
En revanche, il est intéressant d’observer qu’elle condamne Prodis à verser à Pages Jaunes la somme de 20.000 euros pour procédure abusive. Selon elle, "le caractère contradictoire de [son] argumentation [...], dans le but d’acquérir une marque communautaire constituée par un signe quasi-identique à celui dont elle conteste la validité devant les juridictions nationales, suffit à établir sa mauvaise foi dans l‘engagement et la conduite de la présente instance".
Ainsi, selon la Cour d’appel, la procédure devant les juridictions parisiennes aurait été initiée par Prodis non seulement dans le but de légitimer l’enregistrement des deux noms de domaine disputés, mais également pour renforcer sa demande d’enregistrement de marque communautaire Pagesjaunes.com devant l’OHMI.
III - Les procédures devant les autorités communautaires
Afin de conforter les droits qu'elle considère pouvoir disposer sur le vocable "Pages Jaunes", la société Prodis/Xentral a déposé auprès de l'OHMI une demande d'enregistrement de marque communautaire reproduisant à l'identique le nom de domaine dont elle est titulaire, à savoir "pagesjaunes.com" et désignant les produits de la classe 16 (imprimés, journaux, périodiques, annuaires).
Conformément au règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, la procédure s'est déroulée devant l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) (A) avant que l'affaire ne soit portée devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes qui, par un arrêt du 13 décembre 2007, a refusé d'admettre l'enregistrement de la marque "Pagesjaunes.com" (B). Il peut être intéressant de lire cet arrêt à la lumière de celui rendu en 2006 par la même juridiction dans l'affaire Weisse Seiten ("Pages Blanches" en allemand) (C).
A/ La procédure devant l'OHMI
Il faut remarquer que dans un premier temps l'examinateur de l'OHMI avait estimé que le signe verbal demandé, "pagesjaunes.com", "n’était pas susceptible d’être admis à l’enregistrement (…) car dépourvu de caractère distinctif". Et l'examinateur de préciser que "ce signe sera perçu par le public concerné comme l’adresse électronique de l’un quelconque des entrepreneurs commercialisant des annuaires professionnels". On appellera l'attention sur le fait que l'examinateur avait fondé sa décision sur l'article 7, paragraphe 1, sous d) du règlement communautaire, lequel prévoit, comme motif absolu justifiant le refus d'un enregistrement, le fait que la marque demandée soit composée "exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce".
La publication de la demande d'enregistrement de la marque communautaire et son opposition
La société Prodis/Xentral a formé un recours contre cette décision pour, finalement, parvenir à faire accepter sa demande d'enregistrement à des fins de publication au Bulletin des marques communautaires.
Sans surprise, la société Pages Jaunes SA a formé opposition en exposant :
sa dénomination sociale ;
son nom commercial ;
une marque française complexe "Les Pages Jaunes" désignant notamment les produits de la classe 16, étant précisé que la marque ainsi opposée était différente de celles qui venaient à l'appui de la société France Télécom (à l'époque) dans la procédure UDRP (lesquelles dataient de 1977 et de 1997). Cette précision est importante car Prodis/Xentral avait, devant le juge parisien, soulevé la nullité des marques de 1977, argument auquel la Cour d'appel de Paris avait répondu en disant que "la validité d’une marque doit s’apprécier à la date de son dépôt et au regard des textes applicables à cette date, c’est-à-dire la loi du 31 décembre 1964", ce qui peut prêter à discussion.
La décision de la division d'opposition accueillant l'opposition de Pages Jaunes SA
La division d'opposition a accueilli l'opposition de la société Pages Jaunes SA sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1 sous b) du règlement n° 40/94 ("motifs relatifs de refus") qui est libellé en ces termes :
"Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement (…) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure".
La division d'opposition appuyait également cette décision sur la notoriété de la marque antérieure de la société Pages Jaunes SA.
Le recours de Prodis/Xentral devant la chambre de recours
La société Prodis/Xentral a contesté la décision de la division d'opposition devant la première chambre de recours de l'OHMI. Elle faisait valoir l'antériorité du nom de domaine pagesjaunes.com (1996) sur la marque opposée (1999) et l'absence de distinctivité de cette dernière.
Cette argumentation n'a pas convaincue la chambre de recours de l'OHMI qui a adopté une décision de rejet pour les raisons suivantes :
- l'éventuel droit antérieur de Prodis/Xentral sur le nom de domaine pagesjaunes.com doit être ignoré ;
- il n'appartient pas à l'OHMI de prononcer la nullité des marques nationales ;
- la société Prodis/Xentral n'a pas démontré l'absence de distinctivité de la marque opposée, l'expression "Pages Jaunes" devant même être considérée comme présentant un "caractère distinctif ordinaire".
B/ La décision du TPICE
Pour écarter le recours de Prodis/Xentral et, de ce fait, rejeter sa demande d'enregistrement de marque communautaire, le Tribunal, d'une part, refuse de donner quelque effet que ce soit à l'argument selon lequel le nom de domaine pagesjaunes.com (enregistré en 1997) antérioriserait la marque "Les Pages Jaunes" et d'autre part, confirme l'appréciation de la chambre de recours sur l'existence d'une confusion "assurée" dans l'esprit du public français.
L'indifférence de l'éventuelle antériorité du nom de domaine pagesjaunes.com sur la marque opposée
Selon la société Prodis/Xentral, le nom de domaine pagesjaunes.com est un signe distinctif constituant un droit antérieur opposable à la marque "Les Pages Jaunes" brandie par l'opposante. Pour étayer cette argumentation, elle s'appuyait sur la décision UDRP rendue en sa faveur par une commission administrative de l'OMPI [7].
Sur ce point, le TPICE confirme la décision de la chambre de recours selon laquelle l'examen qui doit être mené par l'OHMI doit être "circonscrit au conflit entre la marque communautaire demandée et le droit antérieur invoqué", soit la marque demandée "Pagesjaunes.com" et la marque opposée "Les Pages Jaunes", à l'exclusion du nom de domaine pagesjaunes.com qui ne doit pas interférer dans la procédure.
Ce faisant, il paralyse, en quelque sorte, l'argumentation de la requérante consistant à faire valoir l'antériorité du nom de domaine sur la marque enregistrée en 1999 et, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Sur ce dernier point, le Tribunal est amené à ajouter que "la validité d'une marque nationale, en l'espèce celle de l'intervenante, ne peut pas être mise en cause dans le cadre d'une procédure d'enregistrement d'une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d'une procédure de nullité entamée dans l'Etat membre concerné".
Restait alors à apprécier l'impression d'ensemble qui se dégage de la comparaison des deux signes "Pagesjaunes.com" et "Les Pages Jaunes", appréciation qui, selon le Tribunal, doit aboutir à la conclusion selon laquelle la ressemblance est "frappante" (point 64).
Le Tribunal, poursuivant son raisonnement au niveau des produits désignés, constate que ceux-ci sont identiques. Pour ce faire, le juge communautaire devait écarter la démonstration de Prodis/Xentral selon laquelle le caractère distinctif de la marque opposée "Les Pages Jaunes" était "très faible" en disant que le risque de confusion pouvait exister "même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible" (point 70).
En conséquence, le Tribunal rejette le recours et refuse de laisser Prodis/Xentral enregistrer la marque "Pagesjaunes.com".
Pour autant, il est permis d'appeler l'attention sur une éventuelle incohérence de la jurisprudence communautaire, le TPICE ayant, dans une affaire similaire, jugé que la marque "Weisse Seiten" était usuelle.
Lecture de l'arrêt Pagesjaunes.com à la lumière de l'arrêt Weisse Seiten
En effet, le TPICE a rendu, dans cette affaire aux couleurs quelque peu similaires, un arrêt en date du 16 mars 2006 [8] dans lequel il a jugé, sur le fondement de l'article 7 paragraphe 1, sous d) du règlement communautaire – soit précisément celui que l'examinateur de l'OHMI avait visé pour rejeter la demande d'enregistrement de la marque "Pagesjaunes.com" au début de la procédure devant les autorités communautaires – que la marque "Weisse Seiten" (qui signifie "Pages Blanches" en allemand) devait être annulée, entre autres, pour les produits de la classe 16.
Pour retenir cette solution, le Tribunal a préalablement rappelé que "le caractère usuel d'une marque ne peut être apprécié que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la marque, même si la disposition en cause ne fait pas référence explicite à ceux-ci et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public ciblé" (point 49).
Et le Tribunal de préciser que "le caractère usuel d'un signe s'apprécie en tenant compte de l'attente présumée d'un consommateur moyen du type de produit en cause qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé" (point 50).
Conclusion et suite du litige
En résumé, nous nous contenterons de retenir que :
la commission administrative UDRP a décidé à l'unanimité (malgré la possibilité, pour les experts, d'exprimer une opinion dissidente) que la dénomination "Pages Jaunes" était "clairement descriptive" ;
la société Pages Jaunes SA est parvenue en 2005 à défendre ses marques contre l'action en nullité initiée par Prodis/Xentral, mais grâce à l'interprétation faite par la Cour d'appel de Paris selon laquelle la validité d'une marque doit s'apprécier au jour de son dépôt ;
en 2007, la société Prodis/Xentral n'a pas été autorisée à déposer la marque communautaire "Pagesjaunes.com" en raison de l'existence d'une marque antérieure opposée par la société Pages Jaunes SA ;
cette dernière décision peut entrer en contradiction avec celle rendue dans l'affaire Weisse Seiten".
A ceci il faut ajouter que de nouvelles procédures concernant la dénomination "Pages Jaunes" ou sa traduction ont été introduites. Autrement dit, le sort des dénominations "Pages Jaunes" et "Pages Blanches" sur le marché des annuaires téléphoniques n'est pas prêt d'être fixé.
[2] TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 14 mai 2003 : DI Cah. Jurid., jurispr. ; Legalis.net.
[3] CA Paris, 4ème ch., sect. A, 30 mars 2005 : DI Cah. Jurid., jurispr. ; Foruminternet.org.
[4] Décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 février 2006 (affaire R 708/2005 1).
[5] TPICE, 13 décembre 2007, Xentral LLC c. OHMI, aff. T 134/06 : JCP E n° 51, 19 Décembre 2007, act. 641 ; L. Idot, Marque communautaire : quelques développements sur les noms de domaine, Europe n° 2, Février 2008, comm. 66.
[6] Cela avait été jugé très clairement dans le fameux arrêt "Miss France", rendu par la 4ème chambre C de la Cour d’appel de Paris.
[8] TPICE, 16 mars 2006, aff. T-322/03, Telefon & Buch Verlagsgesellschaft : curia.eu ; Europe 2006, n° 5, comm. 178, L. Idot ; Propr. Intell. 2006, n° 21, p. 491, note I. de Medrano Caballero ; A. Folliard-Monguiral, Florilège de jurisprudence 2006 en matière de droit communautaire des marques, Propr. Ind. 2007, n° 2, Etude 4.
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