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CHRONIQUE
par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr

Rappel de quelques notions fondamentales du droit des signes distinctifs

Dans une affaire "BDPME", le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement dont la motivation rappelle avec clarté quelques notions fondamentales du droit des signes distinctifs.

Monsieur Richard A., fondateur de la société portant la dénomination "Business Développement PME" immatriculée en 2003, exploitait déjà en 2002 le nom de domaine bdpme.biz, signes distinctifs auxquels sont venus s’ajouter une marque française BDPME destinée à obtenir auprès de l’Afnic l’enregistrement du nom de domaine bdpme.tm.fr. Son activité consiste, d’une manière générale, dans le conseil en développement des PME.

La société Banque du Développement des PME (BDPME), qui agit également dans ce secteur d’activité depuis 1996, l’a assigné principalement pour concurrence parasitaire.

Les données du litige fournissaient au juge parisien l’occasion de rappeler la signification de quelques notions essentielles du droit des signes distinctifs.

I - Le principe d’antériorité des signes distinctifs

Pour les juges, "il est constant que la personne qui désire enregistrer un nom de domaine doit vérifier préalablement que celui-ci ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de tiers, et notamment :

  • d’une dénomination sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,

  • d’un nom commercial connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,

  • d’un nom de domaine effectivement exploité".


  • Dans la mesure où le cas d’espèce ne soulevait aucune contrefaçon (d’une marque, ni d’une œuvre de l’esprit), il n’y avait pas nécessairement lieu d’ajouter expressément cette atteinte aux droits des tiers dans la liste ; de même en ce qui concerne l’usurpation d’enseigne. Toutefois, l’adverbe "notamment" fait en sorte de ne pas les occulter.

    L’antériorité de la dénomination sociale

    S’agissant de la dénomination sociale, les juges interprètent l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle en ce sens qu’il fait remonter l’antériorité "à l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer la notoriété".

    En l’occurrence, la dénomination BDPME de la demanderesse datant de 1996, elle est antérieure à tous les autres signes adoptés plus tard par le défendeur.

    L’antériorité du nom commercial

    Quant au nom commercial, sa protection en tant que signe distinctif résulte de l’article 8 de la Convention de Paris "le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce".

    La revendication d’un droit de propriété sur une marque

    Sur le terrain de la marque, le principe d’antériorité permet également de justifier la règle posée par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".

    En l’espèce, le défendeur avait déposé la marque BDPME en parfaite connaissance de cause puisqu’il ressort de la décision qu'il avait échangé des courriers avec la société demanderesse sur ce point précis. Il est ainsi jugé que "le fait de déposer à titre de marque un signe que le déposant sait être identique à une dénomination sur laquelle un tiers a des droits caractérise l’intention frauduleuse", raison pour laquelle la propriété de ladite marque doit être transférée à la demanderesse.

    Sur l'antériorité d'un nom de domaine

    Enfin - et ce n’est plus une surprise -, le nom de domaine "effectivement exploité" constitue une antériorité opposable aux signes distinctifs postérieurs.

    Les interférences d’un nom de domaine avec une dénomination sociale ou avec un nom commercial (ou tout autre signe) supposent donc que soit écarté tout risque de confusion dans l’esprit public.

    À en croire le jugement, tel ne serait pas le cas pour les conflits entre noms de domaine puisque la condition "s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public" n’est pas reprise.

    Cependant, ce qui pourrait passer pour une incohérence est rétabli plus loin dans les motifs alors que les juges se livrent à l’analyse des activités respectives des parties pour en conclure à l’existence d’un risque de confusion constitutif de parasitisme, et justifiant les transferts des noms de domaine en cause.

    II - Le principe de spécialité des signes distinctifs : l’exemple de la dénomination sociale

    À l’issue de cette comparaison, "il s’avère que les activités de l’une et l’autre partie ne sont pas directement concurrentes, [mais] il n’en demeure pas moins qu’elles s’exercent dans le même domaine de l’assistance au développement de l’entreprise et que les activités de Monsieur Richard A. peuvent apparaître comme une déclinaison de celles de la Société Banque du Développement des PME, celui-ci développant l’aspect technique assistance en communication au regard de l’aspect financement revenant à la requérante, et se place ainsi dans le sillage (sic) de la Société Banque du Développement des PME implantée dans ce secteur économique de plus longue date et au rayonnement bien plus large, et ce afin de tirer indûment profit de cette réputation".

    S’agissant de la dénomination sociale, le tribunal met en application une règle qu’elle prend soin de rappeler en ces termes : "l’identité des signes n’est [toutefois] pas suffisante à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel présuppose notamment des activités si ce n’est identiques au moins similaires, étant précisé que dans cette recherche du risque de confusion, il n’y a pas lieu de se limiter à l’objet social tel qu’il résulte du Registre du Commerce mais de s’attacher à l’activité réellement exercée par les parties".

    Ce faisant, les magistrats rappellent que la règle de la spécialité n’est pas l’apanage des marques et qu’elle s’étend à l’ensemble des différends entre signes distinctifs.

    III - Le principe de territorialité des signes distinctifs : l’exemple du nom commercial

    "Pour bénéficier d’une antériorité, le nom commercial doit être connu sur l’ensemble du territoire français. S’agissant d’un critère géographique, cela implique une large diffusion sur le territoire, laquelle est distincte de la notoriété, n’étant pas exigé que le nom soit connu d’un large public".

    En l’espèce, la société demanderesse est parvenue à démontrer par diverses coupures de presse que son nom commercial était régulièrement diffusé à l’échelle nationale, ce qui a permis de reconnaître l’existence d’une usurpation de nom commercial également constitutive d’une concurrence déloyale et plus particulièrement d’un acte de concurrence parasitaire.
    Publiée le mardi 3 octobre 2006

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