Mots-clés : Adresse électronique – Utilisation à caractère prospectif – Marque communautaire – Validité de la marque (oui) – Contrefaçon de la marque, suffixe de l’adresse électronique en cause (oui).
Exposé des faits :
La société Microsoft Corporation est propriétaire de la marque HOTMAIL désignant les classes 35, 38 et 42 de la classification internationale et exploitée pour un service de messagerie électronique accessible en France par l’intermédiaire de son site portail www.msn.fr.
La société E Nov Développement, qui exerce ses activités dans le domaine informatique et a pour tache la création de sites Internet et le développement de logiciels spécifiques dédiés au commerce électronique, commercialise des sites web et des logiciels de prospection permettant l’envoi en masse de courriers électroniques de prospection commerciale depuis l’adresse de messagerie package-internet@hotmail.com.
Estimant qu’une l’utilisation faite de cette adresse électronique par la société E Nov Développement porte atteinte à sa marque HOTMAIL, Microsoft Corporation l’assigne en contrefaçon sur le fondement de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle.
E Nov Développement demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a cessé toute utilisation de l’adresse électronique jusqu’à la décision à venir du tribunal statuant au fond, tout en contestant les demandes formées à son encontre, estimant que la marque opposée était dénuée de caractère distinctif au jour de son dépôt.
Extrait de la décision
Attendu que, contrairement aux allégations de la société défenderesse, la marque de la société demanderesse n’apparaît pas descriptive à la date de son dépôt, les deux mots « HOT » et « MAIL » formant alors un néologisme distinctif dès lors que le choix d’assembler ces deux mots était, à cette date, totalement arbitraire ;
Que par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 95 du Règlement communautaire 40/94 du 20 décembre 1993, les tribunaux des marques communautaires doivent considérer la marque comme valide à moins que le défendeur n’en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance ;
Qu’il n’est pas justifié qu’une telle demande, en la présente espèce, ait été faite devant les juges du fond ;
Que la marque ne peut donc en l’état qu’être considérée valide et non descriptive ;
Attendu qu’il ne peut être contesté que la société défenderesse a fait usage d’un signe similaire de la marque HOTMAIL au sein de son adresse électronique ;
Qu’il ne peut être affirmé par la société défenderesse que ce signe n’était pas utilisé à usage commercial, puisqu’elle se servait de ce signe, à titre d’extension d’adresse électronique, pour faire un plus grand démarchage publicitaire ou promotionnel, dans le but de vendre ses produits ;
Attendu que, si effectivement, le signe ne servait pas à distinguer les produits ou services comme étant ceux de la société demanderesse, il pouvait et peut, si ce signe est repris, effectivement entraîner un risque de confusion chez le consommateur moyen qui pouvait et peut penser que ce service ou ce produit est autorisé par la société demanderesse, de par l’utilisation de la marque dans une adresse électronique ;
Qu’il y a donc là une atteinte à la marque dans un but purement commercial, par un moyen pouvant être assimilé à un usage de marque, pour des services similaires, soit des services de publicité, de marketing et de promotion ;
Notes et références :
Sur l'ordonnance rapportée : DI Cah. jurid., jurispr. ; D. aff. 2004, Somm. comm., note C. Manara, p. 1592.
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